L’enregistrement d’une marque de commerce présente plusieurs avantages pour les entreprises. En effet, cette démarche peut contribuer à protéger vos droits et à former des actifs pouvant être utilisés au moyen de licences ou servir de garantie. Cependant, dans plusieurs territoires, l’enregistrement d’une marque de commerce peut s’avérer coûteux, et il est parfois difficile de déterminer où et quand déposer une demande d’enregistrement afin d’optimiser sa protection.
Dans le présent article de notre série « Les marques de commerce pour les entreprises », nous aborderons les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer quelle marque de commerce enregistrer et à quel endroit.
Quelles marques enregistrer?
Les entreprises possèdent souvent plus d’une marque de commerce associée à leur marque lorsque prise dans son ensemble. Par exemple, la plupart des entreprises possèdent au moins une marque nominale ainsi qu’un logo, lequel peut comporter une version stylisée du ou des mots formant la marque, avec ou sans élément graphique.
L’enregistrement d’une marque nominale protège le ou les mots sans pour autant revendiquer de droits sur des couleurs, dessins, polices, formes, tailles ou styles de caractères particuliers. L’enregistrement d’une marque nominale constitue souvent l’option la plus flexible pour permettre l’évolution potentielle de l’image de marque au fil du temps.
L’enregistrement d’un logo (c.-à-d. une marque dessin) protège la partie nominale de la marque ainsi que tous les éléments graphiques qui s’y rattachent. Dans certains pays, les marques dessins peuvent être enregistrées en noir et blanc (ce qui couvre toutes les couleurs et combinaisons de couleurs) ou en couleur (ce qui ne couvre que les couleurs qui sont revendiquées dans l’enregistrement).
L’enregistrement de ces trois éléments (c.-à-d. la marque nominale et le logo, avec et sans couleurs particulières) offre généralement la protection la plus englobante, car il protège individuellement les éléments nominaux, graphiques et de couleurs du logo d’une entreprise. Toutefois, les entreprises souhaitant minimiser les coûts devraient prendre en compte le caractère distinctif et unique de leur marque nominale, de leur logo et de leur combinaison de couleurs lorsqu’elles établissent leurs priorités en matière d’enregistrement.
Par exemple, l’enregistrement d’une marque nominale peut s’avérer judicieux lorsqu’elle est marquante et unique. D’une part, l’enregistrement d’un logo sans couleurs peut s’avérer judicieux lorsque celui-ci comporte des éléments graphiques distinctifs. D’autre part, l’enregistrement d’un logo en couleur peut s’avérer judicieux lorsque la combinaison de couleurs est si unique ou inhabituelle qu’elle justifie la protection du logo en couleur.
Ces aspects devraient également être pris en compte pour les marques non traditionnelles.
Les entreprises peuvent également établir un ordre de priorité entre les marques en fonction de leur importance sur le plan commercial.
Une marque principale (ou marque maison) est la marque la plus importante d’une entreprise. Elle figure habituellement sur tous les produits et est associée à l’ensemble des services offerts. En revanche, les marques secondaires (qui peuvent désigner des gammes distinctes de produits ou de services), les marques tertiaires (qui peuvent désigner une saveur, un modèle, un style ou une variété particulière au sein d’une gamme de produits) et les marques quaternaires (qui évoquent les caractéristiques des produits ou des services) peuvent revêtir une importance moindre pour une entreprise, selon les contraintes budgétaires de cette dernière. Les entreprises peuvent donc envisager de n’enregistrer les marques de ce type que dans des territoires d’importance, ou de ne pas les enregistrer.
Où déposer une demande d’enregistrement?
Comme les enregistrements de marques de commerce sont généralement limités sur le plan géographique au pays ou à la région où ils sont délivrés, les entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs territoires (ou prévoyant une expansion future) devraient étudier les endroits où leurs marques sont ou seront employees, ainsi que les revenus réels ou prévus dans chaque territoire. Ces facteurs contribueront à déterminer les territoires où privilégier l’enregistrement.
Les propriétaires d’entreprise devraient également tenir compte des systèmes juridiques, des avantages et des exigences de chaque pays ou région. Par exemple, certains pays, comme les États-Unis, exigent généralement que les produits et/ou services de l’entreprise soient vendus et/ou exécutés en lien avec la marque avant d’accorder l’enregistrement de cette marque.
Au Canada, l’enregistrement d’une marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif d’employer la marque partout au Canada pour les produits et/ou services visés par l’enregistrement. Une preuve d’emploi n’est pas requise pour obtenir un enregistrement au Canada.
Le délai d’obtention d’un enregistrement dans chaque pays ou région d’intérêt constitue aussi un facteur important à tenir en compte.
Quand demander l’enregistrement?
Après avoir déposé une demande, on peut compter de quelques mois à quelques années avant d’obtenir l’enregistrement, selon le territoire visé. De plus, dans de nombreux pays, un enregistrement peut être annulé après une certaine période pendant laquelle la marque n’a pas été employée (généralement 3 ou 5 ans après l’enregistrement).
Pour cette raison, lorsqu’un propriétaire prévoit seulement d’employer une marque pour une courte période (p. ex., dans le cadre d’une campagne ou d’une promotion temporaire), l’enregistrement pourrait s’avérer inutile s’il n’est délivré qu’après que la marque a cessé d’être employée.
Comment procéder à l’enregistrement?
Les entreprises peuvent envisager d’enregistrer leur marque à l’échelle nationale (dans chaque pays où elles emploient ou prévoient d’employer la marque), régionale (par l’entremise de systèmes régionaux de marques de commerce, notamment l’Union européenne, qui couvre 27 pays au moyen d’une seule demande), ou internationale, par l’entremise du système international de dépôt de Madrid (qui permet aux propriétaires d’entreprises de demander une protection dans plus de 100 territoires au moyen d’une seule demande).
Chaque système présente ses propres avantages et inconvénients en matière de coûts, de souplesse et de délais. Par exemple, les demandes nationales constituent souvent la façon la plus rapide d’obtenir un enregistrement et offrent la plus grande souplesse; toutefois, ce type de demande est parfois le plus coûteux. À titre comparatif, les demandes internationales déposées par l’intermédiaire du système international de dépôt de Madrid peuvent s’avérer plus économiques pour les entreprises qui ont besoin d’une protection dans au moins cinq pays/territoires membres.
Il est recommandé aux propriétaires d’entreprise de faire appel à un conseiller juridique local en propriété intellectuelle pour élaborer une stratégie d’enregistrement de marque de commerce. Les conseillers juridiques en propriété intellectuelle peuvent aider les propriétaires d’entreprise à déterminer comment obtenir la meilleure protection au meilleur coût pour leur marque dans chaque pays ou région d’intérêt.
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