Un nom de domaine bien pensé constitue un atout précieux pour une marque; il s’agit d’un outil marketing puissant qui aide les entreprises à se démarquer dans un contexte numérique hautement concurrentiel et à attirer les consommateurs vers leur site Web. Lorsqu’un nom de domaine comprend une marque de commerce bien connue et réputée d’un propriétaire de marque, il revêt immédiatement une apparence de crédibilité en plus de confirmer aux consommateurs qu’ils se trouvent sur le bon site et qu’ils peuvent s’attendre au niveau de qualité et de fiabilité associé à cette marque.
Les noms de domaine nouveaux ou non revendiqués peuvent toutefois être facilement enregistrés par n’importe quel membre du public, même lorsque le domaine comprend une marque de commerce d’un tiers. De façon générale, aucune autorité centralisée ni aucun organisme de réglementation n’a la responsabilité de vérifier les enregistrements de noms de domaine pour assurer le respect des droits de tiers à l’égard de marques de commerce (à l’exception de mécanismes limités tels que les périodes d’enregistrement préliminaire, ou « sunrise », pour les domaines de premier niveau nouvellement lancés).
Ainsi, que se passe-t-il lorsqu’une marque de commerce est utilisée dans un nom de domaine pour détourner le trafic vers un site Web concurrent, exploiter son achalandage, pratiquer le cybersquattage à des fins lucratives, permettre la fraude ou porter atteinte au public? Si rien n’est fait, une telle situation induit généralement les consommateurs en erreur et porte ainsi atteinte à la réputation de la marque, car les internautes peuvent croire à tort qu’il existe un lien entre le domaine et le propriétaire de la marque de commerce.
Heureusement, les propriétaires de marque de commerce disposent de plusieurs options pour lutter contre l’utilisation non autorisée de leur marque dans des noms de domaine. Ces options sont présentées ci-dessous.
La collaboration des registraires ou des hébergeurs
Dans certaines circonstances, un registraire de noms de domaine peut aider le propriétaire d’une marque de commerce en suspendant l’enregistrement d’un nom de domaine qui comporte une marque sans autorisation, et un hébergeur de sites Web peut quant à lui retirer ses services d’hébergement à l’égard du domaine, ce qui entraîne la désactivation du site Web.
Les politiques des registraires et des hébergeurs comportent des conditions d’utilisation interdisant toute une série d’activités, telles que la fraude, l’hameçonnage, l’usurpation d’identité ou tout autre comportement abusif ou illégal. Lorsqu’une violation manifeste de ces conditions est portée à l’attention du registraire ou de l’hébergeur, le registraire a le pouvoir de suspendre le domaine tandis que l’hébergeur a le pouvoir de retirer ses services. Or, aucun d’entre eux n’est tenu d’agir.
D’abord, les propriétaires de marque de commerce peuvent signaler toute violation flagrante au registraire ou à l’hébergeur et lui demander d’intervenir immédiatement. En retour, le registraire peut suspendre le domaine (ce qui signifie que le domaine ne pourrait plus être utilisé pour héberger un site Web ni pour envoyer ou recevoir des courriels), et l’hébergeur peut retirer ses services (ce qui signifie que le site Web ne fonctionnerait plus). Bien que le fait de communiquer avec le registraire ou l’hébergeur n’assure pas la suspension du nom de domaine ou la désactivation du site Web, lorsque cette démarche fonctionne, elle constitue une solution rapide et relativement peu coûteuse à cette problématique.
La négociation entre les parties
Une autre option dont disposent les propriétaires de marque de commerce pour mettre fin à l’utilisation d’un nom de domaine contrefait consiste à communiquer directement avec le titulaire du nom de domaine. Ces communications peuvent prendre la forme d’une lettre de mise en demeure (qui convient mieux pour les sites Web associés dont le contenu est problématique), d’une demande de transfert ou d’un autre mode de résolution. Dans certains cas, par exemple lorsque le titulaire détient un droit sur le domaine de sorte que la récupération de celui-ci par d’autres moyens peut s’avérer difficile, une offre d’achat du domaine peut s’avérer appropriée.
Il est possible de régler la situation rapidement lorsque l’on s’adresse au titulaire du nom de domaine dès le départ. Le titulaire pourrait accepter de transférer le domaine et cesser son emploi contrefaisant.
De plus, même lorsque de telles communications directes ne permettent pas de mettre fin au différend, elles peuvent néanmoins aider le propriétaire de la marque dans le cadre de sa stratégie à long terme. En effet, si le titulaire du nom de domaine ne répond pas, répond de manière évasive ou demande une somme déraisonnable pour le transfert du nom de domaine, ces éléments peuvent, dans le cadre de procédures de règlement du différend relatif au nom de domaine, étayer l’allégation selon laquelle le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Lorsque le règlement à l’amiable échoue ou ne convient pas dans les circonstances, une autre solution possible consiste à recourir aux procédures de règlement des différends relatifs aux noms de domaine.
Le règlement des différends relatifs aux noms de domaines
Tous les noms de domaine sont assujettis à des politiques de règlement des différends qui permettent un processus d’arbitrage simplifié et efficace, à l’issue duquel l’enregistrement du nom de domaine peut être transféré au propriétaire de la marque de commerce lorsque certains critères sont remplis.
Les noms de domaine de premier niveau génériques (p. ex., .com, .net, .org, etc.) sont assujettis aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), désignés les « principes génériques »). Les domaines de premier niveau nationaux sont généralement régis par d’autres principes comparables établis par leur registre respectif, tandis que certains registres ont adopté les principes génériques ou des variantes de ceux-ci. Le domaine de premier niveau national « .ca », par exemple, est assujetti à la Politique de CIRA en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine (CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy (CDRP), désignée les « principes canadiens »).
Les procédures d’arbitrage relatives aux noms de domaine peuvent être engagées auprès de prestataires de services agréés par l’ICANN ou par des autorités nationales d’enregistrement.
Bien que les principes qui sous-tendent les procédures au titre des principes génériques et des principes canadiens diffèrent sur certains aspects importants, les trois critères essentiels à établir sont les mêmes. En effet, aux termes de ces deux ensembles de principes, le plaignant doit démontrer ce qui suit :
- Il détient des droits à l’égard d’une marque de commerce, et le nom de domaine faisant l’objet du différend est identique à cette marque ou susceptible de prêter à confusion avec celle-ci. Ces droits peuvent porter sur une marque enregistrée ou non;
- Le titulaire du nom de domaine n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine faisant l’objet du différend (il y a notamment intérêt légitime si le nom de domaine correspond à la marque ou au nom du titulaire, ou s’il s’agit d’un terme générique, descriptif ou géographique);
- Le nom de domaine faisant l’objet du différend a été enregistré de mauvaise foi (dans le cadre des principes canadiens) ou enregistré et utilisé de mauvaise foi (dans le cadre des principes génériques).
De plus, pour soumettre une plainte au titre des principes canadiens, le plaignant doit satisfaire aux exigences en matière de présence au Canada de CIRA. Il doit notamment être un citoyen canadien ou une personne morale, détenir un enregistrement de marque de commerce au Canada valide correspondant au nom de domaine faisant l’objet du différend ou faire partie de l’une des autres catégories prévues dans les exigences en matière de présence au Canada de CIRA. Le plaignant doit également démontrer que ses droits sur la marque de commerce au Canada étaient antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine.
Le recours à une procédure de règlement des différends relatifs aux noms de domaine offre plusieurs avantages par rapport aux procédures judiciaires :
- Les procédures d’arbitrage relatives aux noms de domaine sont nettement plus rapides et soumises à des délais stricts, et elles ne prennent généralement que quelques mois. En revanche, les procédures judiciaires peuvent être beaucoup plus longues, car elles comportent davantage d’étapes et sont plus complexes.
- Les procédures de règlement des différends relatifs aux noms de domaine sont plus simples. En effet, elles commencent par une plainte et une réponse, après quoi un comité désigné rend une décision en se fondant sur le dossier écrit. À l’inverse, les procédures judiciaires comprennent des plaidoiries formelles et sont soumises à des exigences en matière de procédure et de preuve nettement plus strictes.
- Les procédures de règlement des différends relatifs aux noms de domaine sont beaucoup moins coûteuses que les procédures judiciaires.
Les procédures judiciaires
Il peut s’avérer nécessaire d’entreprendre des procédures judiciaires lorsque les mécanismes de règlement à l’amiable ou de règlement des différends relatifs aux noms de domaine ne sont pas possibles ou sont infructueux. Au Canada, c’est souvent le cas notamment pour les propriétaires de marque de commerce étrangères qui ne satisfont pas aux exigences en matière de présence au Canada.
Les procédures judiciaires offrent également une plus vaste gamme de mesures de réparation que celles que le règlement des différends relatifs aux noms de domaine peut offrir. Alors que les procédures de règlement ne permettent que le transfert ou l’annulation du nom de domaine faisant l’objet du différend, elles ne préviennent pas le risque de contrefaçon actuel ou éventuel à l’égard d’une marque donnée. En revanche, les tribunaux peuvent accorder une injonction pour empêcher un contrefacteur de poursuivre sa contrefaçon et prévenir toute contrefaçon future, ordonner le transfert du nom de domaine et accorder des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices.
En vertu de la Loi sur les marques de commerce, les propriétaires de marque de commerce peuvent invoquer des motifs d’action comme la contrefaçon, la commercialisation trompeuse et la dépréciation de l’achalandage à l’égard de leur marque de commerce pour contester l’utilisation de leur marque par un tiers dans un nom de domaine.
Cela dit, les procédures judiciaires peuvent s’avérer longues et coûteuses, et elles sont soumises à des exigences strictes en matière de procédure et de preuve. De plus, le propriétaire de la marque de commerce doit démontrer les éléments constitutifs de la contrefaçon, de la commercialisation trompeuse ou de la dépréciation de l’achalandage à l’égard de sa marque, ce qui peut s’avérer difficile à prouver. Par exemple, dans le cadre de procédures en commercialisation trompeuse ou en dépréciation de l’achalandage, la partie demanderesse doit démontrer que sa marque en cause jouit d’une certaine réputation.
En conséquence, les procédures judiciaires ne sont généralement envisagées qu’en cas d’échec des tentatives de règlement à l’amiable, de la communication avec le registraire ou des procédures de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, ou d’impossibilité de recourir à ces mesures.
Conclusion
Les propriétaires de marque de commerce disposent d’un éventail d’options pour lutter contre l’utilisation non autorisée de leur marque dans des noms de domaine, que ce soit par l’intervention du registraire ou de l’hébergeur, la négociation entre les parties, les procédures d’arbitrage rapides ou, au besoin, les procédures judiciaires formelles. Le choix du mécanisme de mise en œuvre approprié dépend des circonstances particulières du différend, notamment de la nature de la contrefaçon, de la réparation recherchée et des objectifs stratégiques du propriétaire de la marque.
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