Contrefaçon par intention commune dans l’affaire Adeia Guides Inc c Vidéotron Ltée : une première au Canada

Dans la plus récente affaire de la campagne menée par Adeia Guides Inc. (« Adeia », auparavant « Rovi Guides Inc ») pour faire valoir ses droits protégés par brevet à l’encontre de fournisseurs de services de câblodistribution canadiens¹, la Cour fédérale a, pour la première fois, déclaré une partie responsable de contrefaçon de brevet au titre de la doctrine de l’intention commune. Les motifs de la Cour donnent également des lignes directrices importantes aux parties à des litiges en matière de PI qui réclament des dommages-intérêts sous forme de perte de revenus de licences.

Contexte

Dans l’affaire qui nous occupe, Adeia a intenté une action en justice contre Vidéotron, alléguant notamment que le service de télévision sur protocole Internet (« télé IP ») « Helix TV » et le service par contournement (« OTT ») « VRAI » de la défenderesse enfreignaient quatre brevets de son portefeuille liés à ses technologies de guide de programmes de télévision interactif (« GPI ») et de reprise du visionnement. Adeia avait auparavant concédé son portefeuille sous licence à Vidéotron pour ces technologies, mais cet accord de licence a pris fin en 2017. Vidéotron s’est alors associée à Comcast pour déployer ses services de télé IP XFINITY sous la marque Helix TV, tandis que son service OTT VRAI a été envoyé en sous-traitance à Brightcove, un fournisseur de services tiers. Adeia alléguait que la mise en œuvre par Vidéotron de la technologie de télé IP de Comcast et des services OTT de Brightcove contrefaisait certaines revendications de ses brevets canadiens n° 2 967 187 (le « brevet 187 »), 2 775 674 (le « brevet 674 »), 2 553 922 (le « brevet 922 ») et 2 635 571 (le « brevet 571 »).

La Cour a tranché que seuls les brevets n° 187 et 674 avaient été contrefaits, tandis que les brevets n° 922 et 571 ont été invalidés pour cause d’antériorité et d’évidence.

Pour établir la responsabilité de Vidéotron en ce qui concerne la contrefaçon des brevets n° 187 et 674, la Cour a analysé l’état du droit en matière de contrefaçon par intention commune. Elle a également précisé comment répartir les dommages-intérêts lorsque le titulaire du brevet s’appuie sur plusieurs brevets pour réclamer une perte de revenus de licences sur l’ensemble d’un portefeuille.

La doctrine de l’intention commune en litiges en matière de PI

Les tribunaux canadiens avaient déjà reconnu la contrefaçon par intention commune comme un concept légitime en droit des brevets au Canada. Ce concept est ancré dans les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile délictuelle, selon lesquels une partie peut être tenue solidairement responsable avec l’auteur principal du délit si i) la partie a agi d’une manière qui a favorisé la commission du délit et ii) elle l’a fait dans le cadre d’une intention commune de commettre ce délit. Dans le contexte des brevets, il doit être prouvé que deux ou plusieurs parties se sont livrées à une action concertée en vue de commettre l’acte de contrefaçon allégué² 

Dans sa décision, la Cour a conclu que Vidéotron était responsable de la contrefaçon et ne pouvait se soustraire à cette responsabilité en sous-traitant les actes de contrefaçon à Comcast. Il ressort clairement des faits que Vidéotron s’est associée à Comcast pour concevoir et fournir des services répondant à ses besoins particuliers afin de combler le vide laissé par la rupture de ses liens commerciaux avec Adeia. Les deux parties ont activement participé à fournir le système contrefait aux clients de Vidéotron. La Cour a jugé Vidéotron responsable de la contrefaçon, même si Comcast n’était pas partie à l’action.

La Cour a conclu qu’il n’y avait pas de contrefaçon par intention commune en ce qui concerne le service OTT VRAI en l’absence de preuve suffisante de la relation entre Vidéotron et Brightcove pour pouvoir établir que Vidéotron avait participé à cette intention.

Recours

Une fois la responsabilité de Vidéotron pour contrefaçon des brevets n° 187 et 674 démontrée, Adeia a réclamé des dommages-intérêts pour la perte de ses revenus de licences. Elle a fait valoir que, dans un scénario hypothétique où la contrefaçon n’avait pas eu lieu, Vidéotron aurait renouvelé sa licence pour l’ensemble du portefeuille de brevets d’Adeia comptant plus de 200 brevets. Vidéotron a plaidé qu’une telle approche reviendrait à considérer les quatre brevets invoqués comme représentatifs de l’ensemble du portefeuille de brevets, ce qui signifierait qu’Adeia serait indemnisée pour des brevets non contrefaits, ou encore expirés ou invalidés dans le cadre de la présente affaire ou dans des procédures antérieures. La Cour a retenu l’argument de Vidéotron, estimant que les dommages-intérêts sous forme de perte de revenus de licences devaient être fondés sur le bon sens et avoir un lien de causalité avec la contrefaçon commise. Ainsi, la Cour a adopté un mode de calcul visant à répartir la valeur des brevets contrefaits et leur période de validité sur toute la durée du procès. Les parties ont alors été appelées à recalculer le montant.

Points à retenir

La décision de la Cour devrait avoir une incidence sur la stratégie à adopter dans le cadre de litiges en PI à l’égard de deux aspects essentiels :

1. L’intention commune : Au vu des motifs exposés par la Cour, lorsqu’un titulaire de brevets engage une procédure contre un contrefacteur potentiel au motif que celui-ci a adopté la technologie d’une tierce partie, cette dernière n’a pas à être désignée comme défenderesse à la procédure. Dans cette affaire, Comcast n’a pas été poursuivie, mais la Cour a néanmoins conclu, sur la base des faits, que Vidéotron s’était associée à Comcast et avait mis en œuvre sa technologie contrefaisante uniquement pour combler le vide laissé à la suite de la rupture de ses liens avec Adeia. Cela suffisait pour permettre à la Cour de déclarer Vidéotron responsable, bien que la technologie contrefaisante, conçue pour répondre aux besoins particuliers de Vidéotron, ait été développée par Comcast.
2. La perte de revenus de licences : Selon les motifs de la Cour, les titulaires de brevets dont le modèle économique consiste principalement à concéder des licences sur leur portefeuille de brevets ont peu de chances d’obtenir des dommages-intérêts pour l’ensemble de leur portefeuille lorsque seule une petite partie de celui-ci a été contrefaite. Les titulaires de brevets ont donc intérêt à évaluer individuellement la valeur de chaque brevet qu’ils font valoir dans le cadre de leur stratégie de défense, même si ces brevets sont généralement concédés sous licence dans le cadre d’un portefeuille de brevets plus vaste.

La décision est actuellement en appel devant la Cour d’appel fédérale.

Pour ne rien manquer 

Pour suivre les nouveautés en matière de droit de la propriété intellectuelle au Canada en 2026, veuillez consulter nos publications de Perspectives en PI ainsi que nos mises à jour Rx IP. Abonnez-vous pour les recevoir directement dans votre boîte de réception tout au long de l’année. 

Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.

References

1. Adeia Guides Inc v Videotron Ltd, 2025 FC 1725 (en anglais uniquement).

2. Bauer Hockey Corp c Easton Sports Canada Inc, 2010 FC 361 at para 206; Genentech Inc c Celltrion Healthcare, 2019 FC 293 at para 41; Molo Design, Ltd v Chanel Canada ULC, 2024 FC 1260 at par 157 (en anglais uniquement).