Une marque percutante et unique peut constituer un outil important pour une entreprise, car elle permet aux consommateurs de reconnaître facilement les produits et services de cette dernière. Cependant, tous les mots, dessins et signes n’ont pas la même valeur. Dans le présent article de notre série « Les marques de commerce pour les entreprises », nous aborderons les principaux facteurs à prendre en considération dans le cadre du choix d’une marque de commerce et de la vérification de sa disponibilité, tant aux fins d’utilisation que d’enregistrement.
Le choix d’une marque de commerce
Lorsqu’on choisit une marque de commerce, il est important de tenir en compte la « force » de la marque telle qu’elle se présente à première vue. Les marques uniques sont généralement considérées comme des marques « fortes » en raison de leur « caractère distinctif », c’est-à-dire qu’elles permettent de distinguer les produits et services de l’entreprise dès leur adoption. À l’inverse, les marques couramment utilisées dans un domaine particulier et/ou décrivant une caractéristique ou une qualité des produits ou services sont généralement considérées comme des marques « faibles », car elles ne sont pas distinctives.
En général, plus une marque est « forte », plus elle devrait être facile à enregistrer et à faire respecter.
Les marques nominales
Il existe cinq principales catégories de marques nominales :
- Les mots inventés sont des mots sans signification connue, comme ROLEX® pour les montres ou PEPSI® pour la boisson gazeuse. Cette catégorie regroupe les marques qui présentent la plus grande force dès le départ. Elles sont généralement les plus faciles à enregistrer et à faire respecter.
- Les mots arbitraires sont des mots existants appliqués à des produits ou services sans lien avec leur signification d’origine, comme APPLE® pour les ordinateurs. Il s’agit de marques relativement fortes dès leur adoption.
- Les mots suggestifs sont des mots existants qui suggèrent une caractéristique ou une qualité des produits ou services en question, sans pour autant décrire ces derniers. Ces marques sont généralement plus difficiles à enregistrer et à faire respecter, car il est possible que d’autres entreprises utilisent déjà des marques similaires.
- Les expressions ou mots descriptifs décrivent les produits ou services dont il est question, et comprennent des mots élogieux. Un exemple de marque descriptive serait FROIDE ET CRÉMEUSE pour de la crème glacée ou TARTE AUX POMMES pour du pot-pourri. Ce type de marques est généralement considéré comme très faible dès le départ et, par conséquent, très difficile à enregistrer. Il peut également s’avérer difficile pour les consommateurs d’associer le mot descriptif aux produits et services d’une entreprise en particulier. Ainsi, de tels mots ou expressions ne peuvent devenir des marques de commerce que s’ils ont été adéquatement employés, promus et publicisés, et ce, assez longtemps et à assez grande échelle pour que les consommateurs les associent à une entreprise en particulier.
- Les mots génériques sont les noms communs désignant les produits ou services en question, tels que « horloge » pour des montres ou « construction » pour des services de construction. Ce type de marques ne peut être enregistré ni protégé seul en lien avec les produits ou services en question, car il s’agit de mots que toutes les entreprises doivent pouvoir utiliser librement.
Les marques dessins
Tout comme les marques nominales, les marques dessins peuvent être considérées comme intrinsèquement fortes ou faibles.
Les dessins originaux, uniques et sans lien avec les produits ou services associés sont les plus forts dès leur adoption. À l’inverse, les dessins simples, comme des formes géométriques, peuvent être difficiles à enregistrer et à faire valoir s’ils ne sont pas suffisamment originaux pour laisser une impression durable chez les consommateurs.
Les dessins qui décrivent les produits ou services sont généralement considérés comme faibles et difficiles à enregistrer et à faire respecter, à moins que ces marques n’aient été adéquatement employées, promues et publicisées, et ce, assez longtemps et à assez grande échelle pour que les consommateurs associent la marque à une entreprise particulière pour les produits ou services en question.
Pour les dessins ou autres marques de commerce susceptibles d’être protégés par droit d’auteur, il est important de vérifier si ce droit appartient à l’entreprise. Ainsi, le fait que la marque ait été créée à l’interne ou par un prestataire externe aura une incidence sur cette détermination.
Cette vérification s’applique également aux marques non traditionnelles (voir ci-dessous), qui peuvent être protégées par droit d’auteur, telles que les formes, les sons, les images en mouvement, les hologrammes et les textures.
Les marques de commerce non traditionnelles
Les marques de commerce non traditionnelles, qui, en plus de celles mentionnées ci-dessus, comprennent les marques de couleurs, de position et de goûts, sont souvent considérées comme faibles au départ, car les consommateurs ne perçoivent pas forcément d’emblée ces marques comme désignant une entreprise en particulier. Cependant, elles peuvent devenir des outils de marketing et de publicité très puissants et utiles une fois qu’elles ont été adéquatement employées, promues et publicisées par une entreprise, au point que les consommateurs en arrivent à les associer à cette dernière.
Le processus de recherche de marques : vérifier la disponibilité de la marque de commerce aux fins d’emploi et d’enregistrement
Une fois que la marque de commerce a été choisie, une vérification s’impose afin de déterminer si elle peut être employée et enregistrée. La recherche de marques doit être réalisée avant que l’entreprise ne commence à employer sa nouvelle marque. À défaut, l’entreprise s’expose à des litiges qui pourraient l’obliger à abandonner ou à modifier sa marque après que celle-ci ait commencé à l’employer, ce qui impliquerait de rappeler les produits existants, de remplacer tous les emballages et supports imprimés, ainsi que de modifier ou de retirer le matériel publicitaire et promotionnel.
Il est donc essentiel d’élaborer une stratégie de recherche à l’égard de la marque de commerce.
Pour la plupart des entreprises, les prévisions de chiffre d’affaires et les contraintes budgétaires constituent les principaux facteurs déterminants d’une stratégie de recherche de marques, car ce sont ceux qui dicteront l’ampleur et la portée des recherches. Cependant, d’autres facteurs doivent également être pris en compte, notamment le type de marque de commerce, son emploi prévu, la durée prévue de son emploi, la tolérance aux risques de l’entreprise, ainsi que les territoires où il est attendu que la marque génère des revenus et le système juridique qui y est applicable.
Par exemple, comme le Canada reconnaît les droits liés à l’emploi de marques de commerce et de noms commerciaux, et non pas uniquement les droits liés à leur enregistrement, les recherches de marques de commerce doivent porter tant sur les droits enregistrés que ceux non enregistrés :
- La recherche dans le registre des marques de commerce vise à déterminer s’il existe des demandes d’enregistrement ou des enregistrements aux noms d’autres entreprises, ou encore des marques interdites, susceptibles de constituer un obstacle à l’emploi et à l’enregistrement de la marque envisagée; et
- Les recherches en common law visent à identifier les marques de commerce ou les noms commerciaux non enregistrés employés par d’autres entreprises qui n’ont pas entrepris de démarches pour enregistrer leur marque de commerce.
Si une recherche de marques révèle qu’une autre entreprise emploie une marque de commerce ou un nom commercial similaire pour des produits ou services similaires, cela peut suggérer que la marque envisagée n’est pas disponible aux fins d’emploi ou d’enregistrement.
En conclusion, l’élaboration d’une stratégie pour choisir une marque de commerce et en vérifier la disponibilité permet à l’entreprise d’investir de manière stratégique dans des marques uniques, qui peuvent être employées en toute confiance et enregistrées, et à l’égard desquelles elle peut faire respecter ses droits afin d’empêcher ses concurrents d’adopter des marques similaires susceptibles de créer de la confusion sur le marché.
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