Le 28 novembre 2025, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a maintenu une injonction interdisant l’emploi de la marque de commerce BYOOVIZ pour un médicament biosimilaire ophtalmique, confirmant ainsi la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la marque est susceptible de prêter à confusion avec la marque déposée BEOVU de Novartis : Samsung Bioepis c. Novartis, 2025 CAF 212, qui confirme la décision rendue par la Cour fédérale (voir notre article sur cette décision).
Contexte et décision de la Cour fédérale
Novartis détient l’enregistrement de la marque BEOVU (n° TMA1072372), qu’elle utilise relativement à un médicament biologique anti-facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (« anti-VEGF ») approuvé au Canada pour le traitement de la forme néovasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (communément appelée « DMLA humide »). L’ingrédient actif de BEOVU est le brolucizumab.
Samsung Bioepis et Biogen ont commercialisé un médicament anti-VEGF pour le traitement de la DMLA humide sous la marque BYOOVIZ, un biosimilaire de LUCENTIS (ranibizumab) de Novartis.
Novartis a déposé une demande auprès de la Cour fédérale pour violation de droits, commercialisation trompeuse (« passing off ») et baisse d’achalandage.
La juge saisie de la demande a conclu que l’emploi de la marque de commerce BYOOVIZ par Samsung Bioepis et Biogen violait les droits de Novartis sur sa marque déposée BEOVU selon l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce, et que les sociétés étaient également responsables de commercialisation trompeuse au titre du paragraphe 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
La juge a accordé à Novartis une injonction permanente. Samsung Bioepis et Biogen ont porté cette décision en appel, et la CAF a suspendu l’injonction dans l’attente de la décision sur l’appel.
La CAF a confirmé la décision de la juge de première instance qui avait conclu à une contrefaçon et à de la commercialisation trompeuse
En rejetant le principal motif d’appel, la CAF a confirmé la conclusion de la juge de première instance selon laquelle les patients étaient des consommateurs pertinents dans l’analyse de la probabilité de confusion. Elle a rejeté l’argument selon lequel le tribunal de première instance aurait uniquement dû prendre en considération les médecins qui prescrivent et les pharmaciens qui distribuent le médicament. Les parties appelantes ont cherché à s’appuyer sur des preuves démontrant que les patients n’étaient pas confrontés à la marque BYOOVIZ et ont fait valoir que les patients n’étaient pas des consommateurs pertinents, car ils ne voient pas la marque telle qu’elle est employée par son propriétaire.
La CAF a rejeté cet argument au motif qu’il était incompatible avec la nature hypothétique du test de probabilité de confusion entre les marques de commerce et avec les commentaires correspondants de la Cour suprême du Canada dans les affaires Mattel c. 3894207 Canada Inc. et Masterpiece c. Alavida Lifestyles Inc. Contrairement à la jurisprudence antérieure à ces décisions qui a été invoquée par les appelantes, la CAF a estimé que dans le cadre de l’application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, les consommateurs potentiels ne sont pas tenus de voir la marque telle qu’elle est employée par son propriétaire. Autrement dit, l’examen de la probabilité de confusion peut tenir compte de consommateurs hypothétiques qui n’ont pas été exposés à l’emploi réel d’une marque de commerce par le propriétaire de celle-ci.
La CAF a également tenu compte de l’arrêt de la Cour suprême Ciba-Geigy Canada c. Apotex Inc., qui fait encore autorité et qui considère les patients comme des consommateurs pertinents de comprimés sur ordonnance pour évaluer s’il y a eu commercialisation trompeuse. Elle a expressément confirmé le fait que la juge de première instance se soit appuyée sur certains facteurs énoncés dans l’arrêt Ciba-Geigy pour justifier pourquoi les patients devraient eux aussi bénéficier de la protection offerte par la Loi sur les marques de commerce.
Résultat
La CAF a rejeté l’appel des appelantes, mais a accordé un nouveau sursis à l’injonction en attendant une éventuelle demande d’autorisation auprès de la Cour suprême du Canada.
Avant que la CAF ne rende sa décision, Samsung Bioepis a obtenu, le 7 novembre dernier, l’autorisation de commercialisation pour un changement de nom de son biosimilaire ranibizumab, désormais appelé MELVIZO.
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