En pratique divisionnaire, le double brevet et l’unité d’invention constituent des questions centrales dans les procédures d’octroi de brevets auprès des différents territoires, mais les stratégies à adopter face à ces concepts diffèrent considérablement au Canada, aux États-Unis et en Europe. La doctrine fondamentale relative au double brevet empêche un demandeur d’obtenir plus d’un brevet revendiquant le même objet ou, dans de nombreux territoires, des revendications qui ne sont pas brevetables de façon distincte les unes des autres, et les critères particuliers ainsi que les solutions applicables sont prévus par le droit local. Entre autres, aux États-Unis, les renonciations au terme (« Terminal Disclaimer ») permettent, selon la jurisprudence, de remédier à un double brevet basée sur l’évidence. En Europe, les exigences relatives à l’unité sont appliquées avec rigueur, et l’OEB peut refuser une demande sur le fondement d’un double brevet, mais seulement si celle-ci revendique le même objet. Au Canada, le facteur déterminant consiste à savoir si la demande divisionnaire a été déposée « selon les instructions du commissaire ». Le paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets en fait un point central, ce qui, en pratique, a une incidence sur l’immunité divisionnaire. Par prudence, les demandeurs au Canada devraient donc examiner la manière dont les objections fondées sur l’unité sont soulevées et dont leur dossier de poursuite est constitué1
Le cadre canadien
Une « demande divisionnaire » est une demande ultérieure découlant d’une demande originale, qui partage la date de dépôt de cette dernière en vertu du paragraphe 36(4), qui conserve toute date de priorité applicable à l’égard de l’objet divisé et qui fait l’objet d’une poursuite distincte. Une demande divisionnaire peut être déposée volontairement au titre du paragraphe 36(2) ou selon les instructions du commissaire au titre du paragraphe 36(2.1), à condition que le dépôt ait lieu avant l’octroi d’un brevet découlant de la demande originale.
Les paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la Loi sur les brevets prévoient ce qui suit :
- (2) « Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire […]. »
- (2.1) « Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire […]. » (Notre soulignement)
Le paragraphe 36(2.1) constitue le fondement légal de ce que l’on appelle communément l’« immunité divisionnaire ». Les tribunaux du Canada ont initialement reconnu l’existence d’une protection pour les divisions effectuées selon les instructions du commissaire dans l’affaire Consolboard Inc c MacMillan Bloedel, puis dans la jurisprudence qui s’en est inspirée2. Si une demande divisionnaire est déposée en réponse à de telles instructions, elle bénéficie d’une protection contre les objections ultérieures pour double brevet. Les divisions volontaires, déposées sans instruction explicite, restent quant à elles vulnérables. Les tribunaux ont confirmé à plusieurs reprises cette distinction, tant dans l’affaire Whirlpool c Camco devant la Cour suprême3 que dans l’affaire Bayer c Cobalt devant la Cour d’appel fédérale4, et plus récemment dans l’affaire NCS Multistage c Kobold, dans laquelle la Cour fédérale a souligné que l’origine d’une demande divisionnaire doit pouvoir être retracée jusqu’aux instructions du commissaire5
Néanmoins, la jurisprudence concernant les circonstances dans lesquelles une demande divisionnaire est considérée comme déposée selon les instructions du commissaire, et donc potentiellement à l’abri du double brevet, par opposition à une demande déposée volontairement, demeure en pleine évolution. Dans l’affaire Abbott Laboratories c Canada (Santé), la Cour fédérale a estimé qu’une demande divisionnaire déposée en réponse à une objection fondée sur l’unité de l’invention n’était pas invalide pour cause de double brevet, car il serait « injuste et inéquitable » d’invalider un brevet pour avoir suivi les instructions du commissaire6. À l’inverse, dans l’affaire Biogen c Taro Pharmaceuticals, la Cour a conclu qu’une demande divisionnaire déposée après une objection non finale fondée sur l’unité était volontaire, car l’objection ne constituait pas un rejet sous la forme d’une « mesure finale »7. Il convient de noter que tant dans Abbott que dans Biogen, aucune distinction ne semble être faite entre les paragraphes 36(2) et 36(2.1). Plus récemment, dans l’affaire NCS Multistage, la juge McVeigh a analysé le libellé de ces dispositions et les divergences dans la jurisprudence concernant ce qui pourrait constituer un brevet divisionnaire volontaire ou forcé. Lorsqu’un demandeur dépose une demande divisionnaire volontaire, la demande divisionnaire et la demande originale doivent chacune présenter une invention différente dans leur essence (c’est-à-dire brevetable de façon distincte l’une de l’autre) afin d’éviter une contestation pour double brevet. En outre, la juge McVeigh a déclaré que « la solution à privilégier est une démarche intermédiaire éclairée », et a articulé une approche fondée sur l’origine de la demande, c’est-à-dire que l’immunité pour double brevet s’applique lorsque l’origine de la division remonte aux instructions du commissaire8.
Le fait de remonter à l’origine d’une demande devient de plus en plus important dans la jurisprudence canadienne. Ce qui reste à déterminer, c’est le niveau de formalité requis : la demande de l’examinateur doit-elle faire explicitement référence au paragraphe 36(2.1), ou suffit-il d’indiquer que le demandeur doit choisir une seule invention? Que le paragraphe 36(2.1) soit explicitement invoqué ou non, il pourrait s’avérer judicieux de s’assurer que les revendications divisionnaires sont brevetables de façon distincte par rapport à celles de la demande originale, puisque la renonciation au terme n’existe pas en droit canadien et que la doctrine relative à l’immunité est encore en évolution.
Facteurs stratégiques à considérer au Canada
Une option pour renforcer l’immunité divisionnaire consiste à regrouper des jeux de revendications pendant le traitement de la demande. En effet, cette approche peut contribuer à minimiser le risque de double brevet lié au chevauchement de la portée de revendications dans différentes demandes, à simplifier l’examen et à réduire la probabilité que des divisions volontaires soient entreprises sans protection de l’unité. Or la réduction des groupes de revendications dans une demande originale ne devrait être effectuée qu’après que l’examinateur formule une objection fondée sur l’unité. En permettant à l’examinateur de formuler une objection formelle relative à l’unité, on obtient non seulement le fondement juridique pour la division, mais également une protection plus solide pour la demande divisionnaire qui en découle.
En pratique, au Canada, il faut désormais également tenir compte de la taxe pour les revendications excédentaires et du nombre de rapports limité du Bureau. Pour les examens demandés à compter du 3 octobre 2022, une taxe est applicable à l’égard de chaque revendication au-delà de la vingtième, et elle doit être payée au moment de la requête d’examen et réévaluée à l’acceptation, en fonction du nombre maximal de revendications en instance à tout moment après cette requête9. Parallèlement, l’examen est limité par un nombre restreint de rapports du Bureau, toute poursuite supplémentaire nécessitant une requête pour la poursuite de l’examen (RPE) après trois avis de l’examinateur sur le fond et après chaque deuxième avis suivant une telle requête10. Ces changements au niveau des coûts et des procédures rendent la planification stratégique de la consolidation des revendications d’autant plus importante afin de tenir compte, d’un côté, du risque de perdre sa protection en réduisant les revendications avant qu’une objection fondée sur l’unité soit formulée, et de l’autre, des répercussions financières liées à des jeux de revendications volumineux dans le cadre de l’examen. Il est conseillé aux demandeurs d’examiner les jeux de revendications pour tous les territoires afin de présenter d’emblée à l’examinateur tous les objets d’intérêt dès le début de la poursuite. À ce sujet, vous pouvez consulter notre article sur les stratégies pour la poursuite en ce qui concerne l’unité de l’invention.
Considérant l’évolution de la jurisprudence, il pourrait s’avérer prudent pour les demandeurs de demander une confirmation explicite qu’une objection pour manque d’unité est formulée « selon les instructions du commissaire ». Une demande visant à ce que l’examinateur indique dans le dossier que « conformément au paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire » contribuerait à clarifier le dossier. La question de savoir si une référence législative explicite est requise ou si une objection générale concernant l’unité suffit reste à trancher en droit. Actuellement, lorsqu’ils émettent une objection fondée sur l’unité, les examinateurs font généralement référence au paragraphe 36(2), en indiquant qu’après avoir restreint ses revendications à une seule invention, le demandeur peut faire de toute autre invention divulguée l’objet d’une demande divisionnaire. En l’absence de référence aux instructions du commissaire en vertu du paragraphe 36(2.1), les demandeurs peuvent souhaiter faire référence au paragraphe 36(2.1) lorsqu’ils choisissent un groupe de revendications en réponse à une objection fondée sur l’unité. La solution la plus sûre consiste à porter au dossier autant de pièces justificatives que possible, afin que l’historique du dossier permette d’associer l’origine de la division aux instructions du commissaire.
D’un point de vue comparatif
Aux États-Unis, le double brevet pour une même invention et le double brevet fondé sur l’évidence sont reconnus. Alors que le double brevet pour une même invention est fatal, les renonciations au terme constituent une solution simple et efficace pour remédier au double brevet fondé sur l’évidence11. Les limites imposées obligent tout de même les demandeurs à choisir leurs revendications, mais les renonciations peuvent aussi permettre de sauver des procédures de « continuation » et de division volontaire. Veuillez consulter notre article sur le double brevet au Canada et aux États-Unis pour obtenir un comparatif de l’approche adoptée par chacun de ces pays.
En Europe, l’unité de l’invention est appliquée rigoureusement aux stades de la recherche et de l’examen. Les demandeurs sont tenus de choisir une invention et peuvent, dans le délai strictement imparti, déposer des demandes divisionnaires pour les inventions non retenues initialement12. Il n’existe pas d’équivalent européen aux « instructions du commissaire » prévues au Canada, et l’OEB estime qu’une demande peut être rejetée en vertu des articles 97(2) et 125 de la Convention sur le brevet européen lorsqu’elle revendique le même objet qu’un brevet européen antérieur du même demandeur, comme le confirme la décision G 4/1913. Cependant, l’approche européenne en ce qui concerne le double brevet relatif au « même objet » offre une certaine marge de manœuvre aux demandeurs en éliminant le risque de double brevet fondé sur l’évidence, ce qui permet aux demandeurs en Europe de couvrir des objets qui se chevauchent partiellement, tant que la portée des revendications n’est pas identique. Par exemple, les demandeurs peuvent d’abord entreprendre la poursuite d’un jeu restreint de revendications afin d’obtenir rapidement une protection, puis demander la protection d’un objet plus large. Si de telles stratégies sont possibles tant en Europe qu’aux États-Unis, elles peuvent entraîner une objection fatale pour cause de double brevet relatif à une évidence au Canada.
Au Canada, l’absence de renonciation au terme ainsi que le recours au paragraphe 36(2.1) rendent les procédures moins flexibles et appellent à une plus grande prudence. On peut obtenir une immunité, mais uniquement si la demande divisionnaire est manifestement attribuable aux instructions du commissaire. À l’inverse, les divisions volontaires ne bénéficient pas de cette protection légale et sont donc exposées aux objections pour double brevet, qui doivent alors être traitées en fonction du caractère distinctif des revendications. Pour minimiser les risques, il est donc prudent de s’assurer que les revendications de la demande divisionnaire sont brevetables de façon distincte par rapport à celles de la demande originale.
Conclusion
Pour les demandeurs qui cherchent à obtenir une famille de brevets dans plusieurs territoires, la situation au Canada demande une attention particulière. En effet, une planification proactive des revendications en vue de contrôler les coûts de la poursuite est de mise considérant la taxe pour revendications excédentaires et le cadre relatif aux RPE. En consolidant des jeux de revendications, on réduit ainsi le chevauchement entre les potentielles demandes connexes afin d’atténuer le risque de double brevet. L’obtention d’une objection formelle fondée sur l’unité peut préserver l’immunité divisionnaire, et la mention par l’examinateur du paragraphe 36(2.1) pourrait éviter l’ambiguïté. La jurisprudence canadienne en matière de double brevet et d’immunité divisionnaire est encore en évolution, et l’origine de la division en est le point central.
References
1. Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, par. 36(2.1).
2. Consolboard Inc c MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd, [1981] 1 R.C.S. 504.
3. Whirlpool Corp. c Camco Inc, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, par. 63 à 67.
4. Bayer Inc c Cobalt Pharmaceuticals Co., 2013 CF 1061, par 140 à 149; confirmé dans 2015 CAF 116.
5. NCS Multistage Inc c Kobold Corporation, 2023 CF 1486, par. 1215 à 1249 [NCS Multistage].
6. Abbott Laboratories c Canada (Santé) et Sandoz Canada Inc, 2009 CF 648, par. 193 [Abbott].
7. Biogen et Acorda Therapeutics Inc c Taro Pharmaceuticals Inc, 2020 CF 621, par. 106 [Biogen].
8. NCS Multistage, par. 244 à 245.
9. Règles sur les brevets (DORS/2019-251), articles 80 et 81; voir également OPIC, « Taxes générales pour les brevets » (en vigueur le 3 octobre 2022).
10. Règles sur les brevets (DORS/2019-251), articles 85.1; voir également OPIC, « Énoncé de pratique sur l’examen - Requête pour la poursuite de l’examen » (2022).
11. 35 U.S.C. § 253(b); voir également le Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 9e édition (rév. 10.2019), §§ 804.02, 1490; In re Hubbell, 709 F.3d 1140 (Fed. Cir. 2013) par. 1145 à 1147.
12. Convention sur le brevet européen, art. 76(1); Directives relatives à l'examen de l’OEB (avril 2025), partie A‑IV, 1.1.1.
13. Grande Chambre de recours de l’OEB, décision G 4/19 (22 juin 2021) [En particulier, par. 44 à 47].