L’année 2025 a été marquée par une réforme progressive du droit relatif aux marques de commerce au Canada. Les décisions, les mises à jour législatives, les initiatives de l’OPIC et l’amélioration de certaines procédures tendent toutes à démontrer que le système continue d’évoluer à la suite de la refonte de 2019. En effet, après que les modifications apportées en 2014 à la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») aient ouvert la voie à l’abolition de l’exigence relative à l’emploi des marques de commerce, les acteurs du milieu s’attendaient à rencontrer certains obstacles, comme un processus d’approbation plus exigeant, un registre surchargé, un recours accru aux procédures d’opposition et de radiation, et des défis liés à l’harmonisation avec les pratiques adoptées à l’échelle internationale. Aujourd’hui, sept ans après la mise en œuvre de cette refonte, ses effets sont bien visibles.
Visant à favoriser l’efficacité, à limiter les abus et à préserver l’intégrité du registre, les développements survenus en 2025 reflètent une évolution vers un régime plus pratique, axé sur la preuve et en phase avec les réalités commerciales. Ces changements interviennent alors que les propriétaires de marques font face à des pressions post-pandémiques, à des contraintes au niveau du commerce transfrontalier, à l’adoption de l’IA à une rapidité sans précédent ainsi qu’à un marché numérique de plus en plus complexe. Dans ce contexte, le cadre qui régit les marques de commerce au Canada continue d’évoluer selon les réalités actuelles du marché, renforçant ainsi la position du pays en tant que territoire de confiance pour les titulaires de droits du monde entier.
Table des matières
- Modifications législatives (en vigueur depuis le 1er avril 2025)
- Amélioration des procédures de l’OPIC et nouveaux pouvoirs du registraire
- Évolution du terme « mauvaise foi » en pratique dans le domaine des marques de commerce au Canada en 2025
- Circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi
1. Modifications législatives (en vigueur depuis le 1er avril 2025)
Les modifications tant attendues à la Loi et au Règlement sur les marques de commerce sont entrées en vigueur le 1er avril 2025. Il s’agit des dernières modifications issues du projet de loi C-86 (Loi no 2 d’exécution du budget de 2018) à entrer en vigueur.
L’introduction de l’exigence de preuve d’emploi dans les recours (art. 53.2)
Depuis le 1er avril 2025, le paragraphe 53.2(1.1) de la Loi exige que le propriétaire d’une marque de commerce enregistrée depuis moins de trois ans démontre que la marque a « été utilisée au Canada » ou que « des circonstances spéciales » justifient le défaut d’emploi avant que les tribunaux fédéraux et provinciaux n’accordent d’indemnisation pour les actes qui contreviennent à ses droits prévus aux articles 19, 20 ou 22 de la Loi. Cette disposition empêche les titulaires de droits peu scrupuleux d’obtenir une indemnisation pour une marque de commerce qu’ils n’ont en fait pas utilisée et qui n’ont possiblement pas l’intention de le faire — une préoccupation grandissante depuis la suppression en 2019 de l’exigence relative à l’emploi pour l’enregistrement au Canada.
Une permission requise pour présenter une nouvelle preuve en appel (par. 56(5))
Les parties doivent désormais obtenir la permission de la Cour fédérale pour présenter une nouvelle preuve en appel d’une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la « Commission »). Avant le 1er avril 2025, les parties pouvaient le faire en appel de plein droit. Cette modification vise à encourager les parties à présenter leur meilleur dossier devant la Commission et à éviter qu’elles ne voient l’appel comme une occasion de retenter leur chance. Elle favorise l’efficacité tout en mettant en lumière l’importance de travailler dès le départ avec des avocats expérimentés.
La contestation de marques officielles (par. 9(3) et par. 9(4))
Le processus de contestation et d’invalidation de marques officielles a toujours été ardu. Or, en vertu des nouveaux paragraphes 9(3) et (4), les particuliers peuvent demander la révocation du statut de marque officielle lorsque le titulaire de celle-ci n’est plus une autorité publique ou n’existe plus, et le registraire peut entreprendre cette démarche de sa propre initiative. La suppression de ces obstacles obsolètes à l’enregistrement contribue à ce que le registre soit représentatif des droits actuels.
2. Amélioration des procédures de l’OPIC et nouveaux pouvoirs du registraire
Les temps d’attente pour obtenir un examen ont atteint leur plus bas niveau en 5 ans
L’année 2025 a été une année charnière au cours de laquelle l’OPIC a réalisé des progrès considérables dans la gestion et la réduction du nombre de demandes d’enregistrement de marques de commerce en attente d’un examen, qui a diminué de 42 %, ramenant ainsi le délai d’attente à 7,8 mois (une amélioration considérable par rapport au délai de 1 700 jours, soit près de 5 ans, au plus fort du retard).
Une fois ce retard maîtrisé, l’OPIC a profité de ses capacités libérées pour mettre en œuvre une série d’améliorations procédurales qui semblent également viser à atténuer certains des effets des modifications apportées à la Loi en 2019.
Le projet pilote sur la procédure pour défaut d’emploi prévue à l’article 45
En janvier 2025, l’OPIC a lancé un projet pilote visant à supprimer du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées au moyen d’une procédure de radiation pour défaut d’emploi entreprise par le registraire, conformément à l’article 45 de la Loi. Dans le cadre de ce projet pilote, le registraire a envoyé environ 200 avis à des propriétaires de marques de commerce, leur enjoignant de présenter des preuves d’emploi de leur marque de commerce afin d’en conserver l’enregistrement. Sur les 100 avis donnés en janvier conformément à l’article 45, 54 enregistrements ont été radiés en l’absence de réponse, 36 enregistrements ont été maintenus et 10 procédures ont été abandonnées puisque les preuves fournies indiquaient clairement que les marques de commerce enregistrées étaient toujours utilisées. En juin et en juillet, le registraire a transmis 50 nouveaux avis, mais l’OPIC n’a pas encore publié de données sur ces dossiers. Lorsque suffisamment de procédures auront été menées à terme, la Commission organisera des consultations publiques sur le projet pilote. Pour de plus amples renseignements sur ce projet de l’OPIC, veuillez consulter notre article sur le sujet.
L’adjudication de frais dans des cas exceptionnels
Le registraire peut désormais adjuger des frais dans des procédures d’opposition et de radiation en cas de mauvaise foi, de comportement déraisonnable ou d’autres circonstances particulières. Les frais sont fixés par règlement et plafonnés à un multiple des droits prescrits pour débuter la procédure. Bien que les montants soient modestes, ces frais contribuent à dissuader les parties de se livrer à des abus et favorisent la rigueur sur le plan procédural.
Les ordonnances de confidentialité
En 2025, le registraire a introduit une protection sur le plan procédural qui permet aux parties de demander la confidentialité de preuves déposées auprès de la Commission. La demande doit être faite à l’avance et identifier les documents confidentiels, confirmer que ceux-ci n’ont pas été rendus publics, détailler ce pour quoi la confidentialité est requise et indiquer si l’autre partie y consent. Cette mesure est conçue pour favoriser la divulgation complète, sans toutefois révéler des renseignements commerciaux sensibles au public, une préoccupation bien ancrée dans le cadre des procédures d’opposition et de radiation. Elle constitue une avancée importante, car de plus en plus de propriétaires de marques mondiales participent à des procédures canadiennes et multinationales d’opposition et de radiation depuis 2019, soit lorsque le Canada a commencé à suivre les pratiques adoptées à l’échelle internationale.
La gestion de l’instance
Le registraire peut désormais désigner des procédures comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance lorsque des demandes divisionnaires sont contestées pour des motifs semblables, lorsque des modifications importantes sont apportées à des demandes prévues au Protocole ou dans le cadre de procédures comportant une ordonnance de confidentialité à l’égard de certains éléments de preuve. La gestion de l’instance permet au registraire de déroger aux délais prévus par la loi, de regrouper des documents déposés, d’affecter un membre à une formation de façon permanente et de rendre des directives provisoires. Cette flexibilité accrue permet de simplifier les litiges complexes, d’assurer une cohérence entre les dossiers et de réduire les délais inutiles, ce qui contribue à renforcer la confiance des propriétaires de marques nationales et internationales envers le système canadien des marques de commerce.
L’obligation d’information en ce qui concerne l’IA
Tout document déposé auprès de la Commission qui comprend du contenu généré par l’IA doit désormais contenir une déclaration confirmant l’utilisation de l’IA et la vérification de ce contenu par la partie ou l’agent. Cette règle s’applique à la rédaction ou à la recherche effectuée au moyen de l’IA générative, mais exclut les outils de rédaction ou de dictée. Le défaut de fournir une telle déclaration ou la production d’une fausse déclaration pourrait constituer un comportement déraisonnable et entraîner des conséquences financières. Cette exigence, qui cadre avec les lignes directrices de la Cour fédérale, favorise la transparence, la responsabilité et l’intervention humaine alors que l’IA fait l’objet d’une adoption fulgurante. Ces principes clés contribuent au maintien de la confiance à l’égard des procédures canadiennes et de l’intégrité de celles-ci.
3. Évolution du terme « mauvaise foi » en pratique dans le domaine des marques de commerce au Canada en 2025
Depuis 2019, toute personne au Canada peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce et demander la radiation d’un enregistrement existant au motif que la demande initiale a été déposée de mauvaise foi. La jurisprudence de la Commission en matière de mauvaise foi a évolué depuis, les tribunaux s’étant penchés sur ces questions en appel et dans le cadre de procédures de radiation. Les décisions les plus importantes rendues en 2025 en matière de mauvaise foi démontrent les limites floues de cet aspect en pleine évolution du droit canadien relatif aux marques de commerce, tout en fournissant des lignes directrices supplémentaires à ce sujet.
Dans l’affaire Snap Inc c Ghostface Chillah Inc, 2025 COMC 252, la Commission a conclu à une gamme de comportements de mauvaise foi, y compris l’utilisation par la requérante de noms de domaine formés à partir de SNAPCHAT pour vendre des marchandises contrefaites, la commercialisation de ces marchandises comme étant « officielles » et le harcèlement et les menaces à l’encontre de l’opposante et de son PDG avec des demandes relevant de l’extorsion. Malgré plusieurs retraits et avertissements, la requérante a continué d’annoncer, d’offrir pour la vente et de vendre des marchandises contrefaites portant la marque de l’opposante. La Commission a qualifié ces agissements de squattage de marques de commerce, de tentatives d’extorsion et de contrefaçon délibérée. La décision comporte une gamme extrêmement dense et bien documentée d’inconduites commises par la requérante, ce qui fait de cette affaire un excellent exemple de mauvaise foi. Cela dit, des questions subsistent quant à savoir quels comportements de la requérante constitueraient, pris séparément, un acte de mauvaise foi.
Dans l’affaire FrieslandCampina Nederland B.V. c Cong Ty Co Phan Sua Vietnam, 2025 COMC 134, FrieslandCampina Nederland B.V. s’est opposée à la demande de Vinamilk concernant VM VINAMILK ÔNG THỌ et Dessin, qui a été déposée à la suite de deux demandes antérieures dans lesquelles Vinamilk avait fourni deux traductions différentes du même terme vietnamien. Elle a d’abord affirmé que « Ông Thọ » signifiait « Longévité », puis que ce terme signifiait « M. Tho », après que la traduction originale a suscité des objections pour cause de confusion. Cette divergence, et le fait que la requérante a seulement fourni une traduction complètement différente après les objections de fond soulevées par l’examinateur, ont amené la Commission à conclure à une tentative délibérée d’obtenir un avantage dans le cadre de l’enregistrement, ce qui fait de cette affaire un exemple flagrant de demande déposée de mauvaise foi. La décision donne simultanément une leçon différente, mais tout aussi précieuse sur l’importance de bien rédiger sa demande et constituer sa preuve : l’état d’esprit de la requérante est un élément central à prendre en considération, et dès lors qu’un opposant soulève des préoccupations crédibles fondées sur les actions qu’elle pose, c’est à la requérante qu’il incombe d’établir que ces actions n’ont pas été posées de mauvaise foi, selon la prépondérance des probabilités.
L’affaire Donna Francine Hunt, Administrator of the Estate of Angela Dawn Hunt c Carol Anne Hilton, 2025 COMC 166 confirme que l’exposé des faits à lui seul ne saurait remplacer la preuve d’intention réelle lorsqu’on allègue de la mauvaise foi dans une procédure d’opposition. Contrairement à d’autres cas de mauvaise foi impliquant de la tromperie, du squattage, des documents trompeurs déposés ou des tactiques abusives, cette affaire découle d’un différend personnel entre d’anciens conjoints de fait à savoir qui avait inventé le terme INDIGENOMICS. Le dossier montre que la requérante utilisait depuis longtemps la marque de manière indépendante (pour donner des cours, publier un livre et offrir des services relatifs à la marque par exemple), tandis que l’opposante n’a pas pu établir d’utilisation antérieure ni de comportement manipulateur de la part de la requérante. Le motif de mauvaise foi dans cette affaire a donc été rejeté.
Dans l’affaire fxswede AB c Xu, 2025 CF 1864, la Cour fédérale s’est entre autres prononcée sur les allégations de mauvaise foi dans le cadre d’une action en radiation, soulignant que la mauvaise foi doit être fondée sur des preuves claires et convaincantes plutôt que sur des conjectures ou un mécontentement à l’égard des choix d’affaires d’une partie. La Cour a réaffirmé que la mauvaise foi reste une conclusion exceptionnelle et a précisé que même un comportement discutable sur le plan commercial ne satisfait pas au critère de mauvaise foi en l’absence de preuve d’intention délibérée de porter atteinte à l’intégrité du système de marques de commerce. Cette décision démontre que l’analyse de la mauvaise foi continue d’évoluer selon des principes fondés sur la preuve.
Avec les décisions de la Commission, l’affaire 2025 CF 1864 contribue à l’évolution de la jurisprudence sept ans après la mise en œuvre de la refonte. L’analyse de la mauvaise foi semble de plus en plus fondée sur la présence ou non d’éléments de preuve démontrant un écart par rapport à une pratique commerciale honnête. Nous nous pencherons plus loin sur les leçons tirées de certaines décisions rendues en 2025 au titre de l’article 45 concernant l’insuffisance de la preuve.
4. Circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi
En 2025, des décisions importantes ont été rendues concernant l’interprétation des circonstances spéciales pouvant justifier un défaut d’emploi dans le cadre d’une procédure de radiation fondée sur l’article 45 de la Loi. Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale et la Commission ont clarifié les limites de ce concept en contexte d’acquisitions récentes de marques de commerce.
Les lignes directrices de la Cour d’appel fédérale : les acquisitions récentes peuvent constituer des circonstances spéciales
La décision rendue dans l’affaire Centric Brands Holding LLC c Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., S.R.L., 2025 CAF 161 confirme la validité de « la théorie du changement de propriétaire », selon laquelle l’acquisition récente d’une marque de commerce peut constituer des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi dans le cadre d’une procédure de radiation. Cette affaire découle d’une procédure fondée sur l’article 45 contre la marque de commerce AVIREX, qui était enregistrée relativement à des vêtements. Le 12 octobre 2018, le registraire a donné un avis en vertu de l’article 45. Trois mois plus tôt, le 27 juin 2018, Centric avait conclu une convention d’achat et de vente en vue d’acquérir la marque AVIREX. Cependant, la transaction n’a officiellement été conclue que le 29 octobre 2018 (seulement 17 jours après que l’avis a été donné en vertu de l’article 45).
Centric n’a pas été en mesure de produire des factures pour établir l’emploi de la marque de commerce avant la signature de la convention d’achat et de vente. Elle s’est plutôt appuyée sur l’acquisition récente et la théorie du changement de propriétaire comme circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi.
Le registraire a rejeté cet argument et a ordonné la radiation, une décision qui a été confirmée par la Cour fédérale. Cette dernière a conclu que la théorie du changement de propriétaire ne s’appliquait pas, car Centric est devenue propriétaire après que l’avis dont il est question à l’article 45 a été donné.
La Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision, estimant que la Cour fédérale avait commis une erreur en se concentrant strictement sur la date de clôture plutôt que sur la signature de la convention d’achat et de vente pendant la période pertinente. Elle a confirmé que de telles acquisitions peuvent constituer des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi si elles sont authentiques et conclues sans lien de dépendance. Elle a souligné que, bien que l’article 45 vise à éliminer le « bois mort » du registre, il doit également offrir une certaine souplesse pour les transactions commerciales légitimes. La Cour d’appel a estimé que la Cour fédérale avait commis une erreur en exigeant la clôture complète de l’acquisition avant que l’avis de l’article 45 ne soit donné pour que la théorie du changement de propriétaire s’applique. En annulant la radiation de l’enregistrement, elle a fait remarquer qu’une interprétation plus stricte serait excessivement sévère et pourrait donner lieu à des méfaits, tels que des demandes au titre de l’article 45 visant à profiter des délais requis pour conclure une transaction.
Les commentaires de la Commission sur les limites de la théorie du changement de propriétaire
La Commission a toujours souligné que les circonstances spéciales justifiant l’absence d’emploi doivent être inhabituelles, rares ou exceptionnelles, et étayées par des éléments de preuve clairs et précis. L’affaire SmartSweets Inc c Société des Produits Nestlé S.A., 2025 COMC 205 illustre une limite importante de la théorie du changement de propriétaire, c’est-à-dire qu’une acquisition récente ne constitue pas en soi des « circonstances spéciales ».
SmartSweets a contesté la marque SEATTLE'S BEST COFFEE Design, acquise par Nestlé au cours de la période de trois ans en question. Bien que Nestlé ait prouvé l’utilisation de cette marque pour certains produits et services liés au café, elle n’a fourni que peu de preuve pour le reste et a fait valoir que la courte période depuis son acquisition de la marque et l’ampleur de ses activités justifiaient l’absence d’emploi. La Commission a rejeté cette position, soulignant que même si une acquisition peut être pertinente, elle n’est pas pour autant déterminante; Nestlé n’a fourni aucune preuve significative concernant la transaction, les contraintes qui empêchaient l’emploi de la marque ou des projets de reprise d’emploi. La Commission a également fait remarquer que Nestlé avait rapidement commencé à employer la marque en lien avec certains produits, ce qui suggère qu’il s’agissait davantage d’un ordre de priorité commerciale plutôt que d’un obstacle inévitable.
Bien que l’article 45 offre une certaine souplesse dans des cas véritablement exceptionnels, les tribunaux et la Commission exigent des preuves convaincantes et précises. Une acquisition récente ne peut justifier un défaut d’emploi temporaire que si la preuve démontre que ce défaut était vraiment inévitable et que le titulaire de l’enregistrement avait l’intention, de bonne foi, de recommencer à employer la marque dans le cours normal de ses activités.
Pressions exercées par la pandémie : ce qui justifie ou non le défaut d’emploi
Les décisions rendues en 2025 par la Commission concernant les justifications de défauts d’emploi fondées sur la pandémie reflètent l’évolution continue du système vers un raisonnement axé sur la preuve et en phase avec les réalités commerciales. En effet, les perturbations liées à la COVID-19 n’ont pas été considérées comme des « circonstances spéciales », sauf lorsque le dossier démontrait des conditions véritablement inévitables et une intention sincère de reprendre l’emploi de la marque. Dans l’ensemble des décisions, la Commission a considéré les répercussions de la COVID-19, les changements de priorités quant aux produits, les fermetures de magasins et la volatilité générale du marché comme des choix commerciaux plutôt que comme des circonstances exceptionnelles, surtout lorsque d’autres modes de distribution pouvaient être utilisés ou qu’aucun plan concret de reprise de l’emploi n’était présenté. Bien que l’article 45 offre une certaine flexibilité dans des cas véritablement exceptionnels, les propriétaires de marques de commerce sont de plus en plus appelés à démontrer que des perturbations particulières ont directement et inévitablement empêché l’emploi de leur marque, et les mesures qui ont été prises pour surmonter ces obstacles. Voir p. ex. : Regeena Lifeso c Toys “R” Us (Canada) Ltd, 2025 COMC 12; Shift Law Professional Corporation c Joanna Habbous, 2025 COMC 197; Partnership between Mohammid Simon and Kenniesha Simon, doing business as Killa Garments c Kurt Geiger Limited, 2025 COMC 3; Borden Ladner Gervais LLP c JAWHP, LLC, 2025 COMC 4; Trademark Building Products Ltd c Window World International, LLC, 2025 COMC 63; USConnect, LLC c Lodestar Anstalt, 2025 COMC 77, et Persia Food Products Inc c ARA Trading Ltd, 2025 COMC 142.
Les décisions rendues en 2025 offrent un point de vue intéressant sur les pratiques adoptées par les titulaires de droits pour documenter l’emploi de leurs marques de commerce et gérer leurs choix opérationnels dans un monde où les obstacles liés au commerce prennent de plus en plus de place. Alors que le nombre de procédures engagées en application de l’article 45 augmente, en particulier pour les marques déposées sans utilisation antérieure, des questions intéressantes sont soulevées sur les moyens pour les propriétaires de préserver leurs droits compte tenu des pressions géopolitiques qui continuent de se répercuter sur les chaînes d’approvisionnement et l’accès au marché.
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Remerciements :
Nous souhaitons remercier Alfred Macchione, Mark Robbins, Kwan T. Loh, Graham Hood, Tamara Winegust, et Reagan Seidler pour s’être penchés avec nous sur les dossiers et les nouveautés en pratique de cette année, ainsi qu’aux stagiaires en droit du bureau de Toronto de Smart & Biggar 2025 pour leur contribution à la revue des décisions analysées pour l’article et le webinaire de cette année — ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans leur aide.