Bien que tous les propriétaires de marque souhaitent protéger leur marque de commerce, bon nombre d’entre eux ne créent ni ne tiennent régulièrement de registres détaillés de son emploi. Une pratique qui peut s’avérer bénéfique pour votre entreprise et contribuer à protéger vos droits consiste à tenir un registre de votre marque de commerce. En effet, l’établissement d’un bon système de tenue de registres devrait faciliter l’enregistrement de vos marques de commerce, le maintien de ces enregistrements et la mise en œuvre de vos droits qui s’y rattachent.
Dans quelles circonstances la preuve d’emploi d’une marque de commerce est-elle nécessaire?
Au cours du cycle de vie d’une marque de commerce, il existe de nombreux cas où la Direction des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, un organisme administratif ou un tribunal peut examiner la preuve d’emploi de cette marque. Si cette preuve a été diligemment recueillie et conservée, elle peut considérablement augmenter vos chances de succès dans le cadre de l’enregistrement de votre marque de commerce ou de la prévention de la violation de vos droits par des tiers à cet égard, selon le cas.
Bien que la preuve de l’emploi d’une marque de commerce ne soit généralement pas requise dans le cadre du processus de demande de marque de commerce au Canada, une telle preuve peut être requise dans certaines circonstances. Par exemple, les examinateurs de marques de commerce demanderont une telle preuve pour les marques de commerce non traditionnelles (p. ex., les marques en 3D) ou lorsque la marque faisant l’objet de la demande manquerait supposément de caractère distinctif. Ce dernier cas est de plus en plus fréquent dans les dernières années, soit depuis que les examinateurs ont été habilités à refuser des demandes en raison du caractère non distinctif. De ce fait, si la marque de commerce faisant l’objet de votre demande comporte un nom géographique ou des éléments décrivant les caractéristiques ou les qualités des produits ou services associés, vous devrez vraisemblablement démontrer comment vous avez employé cette marque pour établir son caractère distinctif avant de procéder à son dépôt.
Même lorsque l’examinateur ne demande pas de preuve d’emploi de la marque de commerce, vous pourriez devoir fournir cette preuve si quelqu’un s’oppose à votre demande d’enregistrement. Une preuve solide, sans équivoque et bien organisée de l’emploi de la marque de commerce peut aider à convaincre la Commission des oppositions des marques de commerce que la marque est enregistrable.
Même après l’enregistrement de votre marque de commerce, la tenue de registres demeure importante. En pratique, au Canada, l’enregistrement d’une marque de commerce peut être annulé ou modifié afin de supprimer des produits et/ou des services en raison de l’absence d’emploi trois ans après l’enregistrement. Dans le cadre d’une telle procédure d’« annulation », la période pertinente est la période de trois ans précédant immédiatement la date à laquelle la procédure est entreprise. En l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant le défaut d’emploi, vous devrez démontrer l’emploi de la marque de commerce pendant cette période afin de maintenir votre enregistrement, en tout ou en partie. Il est donc essentiel de conserver avec soin les registres d’emploi de la marque de commerce déposée pour étayer votre défense advenant de telles procédures.
Si votre entreprise expédie ses produits ou offre ses services à l’extérieur du Canada, elle doit tenir des registres de ses pratiques commerciales à l’échelle internationale. De nombreux propriétaires de marques canadiennes qui font des affaires à l’étranger demandent l’enregistrement de leur marque de commerce dans d’autres territoires, notamment aux États-Unis où, cinq ans après l’enregistrement, le propriétaire d’une marque de commerce déposée doit soumettre au Patent and Trademark Office des États-Unis une déclaration et des preuves de l’emploi de la marque déposée aux États-Unis, faute de quoi l’enregistrement sera annulé. Une déclaration distincte peut être déposée à ce moment-là afin de rendre l’enregistrement « incontestable », de sorte qu’il ne puisse être contesté pour cause d’invalidité. En outre, tous les dix ans, les propriétaires de marques de commerce doivent renouveler l’enregistrement de leur marque et déposer des preuves de son emploi aux États-Unis. Il est également important de conserver des registres complets sur l’emploi de la marque de commerce afin de préserver vos droits sur celle-ci aux États-Unis.
Enfin, la preuve de l’emploi d’une marque de commerce est également importante pour faire valoir vos droits sur cette marque. Souvent, la nature et la qualité de la preuve que vous présentez dans le cadre d’une procédure contentieuse auront une incidence sur vos chances de succès. Par exemple, si un concurrent demande l’enregistrement d’une marque créant de la confusion, la démonstration de l’emploi antérieur de votre marque au Canada peut entraîner le rejet de la demande du concurrent. Vous pouvez également contester l’emploi par un concurrent d’une marque créant de la confusion devant un tribunal canadien. Dans le cadre de telles procédures d’exécution, la preuve d’emploi de la marque peut permettre au demandeur d’établir que (i) sa marque de commerce est reconnue comme telle et est valide, (ii) sa marque de commerce est distinctive à l’égard de ses produits et/ou services, (iii) sa marque de commerce a acquis une réputation et un achalandage dans la ou les zones géographiques concernées, et/ou (iv) il a utilisé sa marque dans la ou les zones géographiques concernées depuis un point donné dans le temps. En outre, une modification récemment apportée à la Loi sur les marques de commerce oblige désormais les propriétaires de marques de commerce déposées à démontrer l’emploi de ces marques avant de pouvoir se prévaloir de leurs droits issus de l’enregistrement dans le cadre de procédures d’exécution. Par conséquent, que vous contestiez la demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion d’un concurrent ou l’emploi non autorisé d’une telle marque, vous devrez déposer la preuve de l’emploi de la marque de commerce afin de mettre toutes les chances de votre côté.
Qu’est-ce qu’une preuve d’emploi d’une marque de commerce?
L’article 4 de la Loi sur les marques de commerce définit l’« emploi » d’une marque de commerce au Canada. Pour ce qui est des produits, une marque de commerce est réputée employée « si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ». Par conséquent, le propriétaire d’une marque de commerce devrait recueillir, cataloguer et conserver dans une base de données des preuves montrant comment la marque de commerce est présentée sur ses produits, ses emballages, son affichage dans ses points de vente et/ou sur sa boutique en ligne et son site Web au fil du temps. Des exemples de factures affichant la marque elle-même et/ou montrant les ventes de produits de cette marque au fil des ans, accompagnés des numéros de référence correspondant aux produits de marque, peuvent également s’avérer utiles.
Pour ce qui est des services, une marque de commerce est réputée employée « si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services » au Canada. Par conséquent, le propriétaire d’une marque de commerce devrait conserver des registres détaillés de ses brochures, dépliants, journaux, publicités imprimées et en ligne, activités sur les réseaux sociaux, affichages, badges et uniformes d’employés, véhicules de fonction et tout autre support commercial, publicitaire ou marketing sur lequel sa marque figure. Les photographies montrant la participation du propriétaire à des événements commerciaux et des salons professionnels et son exposition dans ces événements et salons sont également utiles. Nous recommandons également de conserver toute mise à jour importante du site Web du propriétaire qui modifie la présentation de sa marque de commerce relativement à la publicité de ses services.
Il est tout aussi important de documenter l’étendue de l’emploi d’une marque de commerce que de documenter les cas d’utilisation de celle-ci, car le propriétaire pourrait devoir démontrer que sa marque de commerce est distinctive pour ses produits et/ou services, et/ou qu’elle a acquis une réputation et dispose d’un achalandage (voir ci-dessus). Il est donc important de conserver des registres des ventes, ainsi que des registres du trafic sur le site Web, les chiffres de diffusion des brochures, des dépliants, des journaux, des publicités imprimées et en ligne, et l’engagement des consommateurs, y compris les abonnés, les impressions et les interactions, sur les réseaux sociaux et par courriel (c.-à-d. les données sur les listes de diffusion). La preuve de la participation de consommateurs à des événements commerciaux et à des salons professionnels est également utile. De plus, si vos produits ou services sont promus par des tiers, vous pourriez leur demander de vous fournir des rapports réguliers, y compris les données sur la diffusion ou l’engagement auxquelles ils ont accès.
Dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire de prouver le caractère distinctif d’une marque de commerce dans une zone géographique particulière, soit pour enregistrer une marque de commerce qui ne serait pas distinctive, soit pour faire valoir des droits, en vertu de la common law et sans enregistrement, dans une zone où un concurrent enfreint ces droits. Le fait de conserver des documents démontrant que vos produits et/ou services sont disponibles partout au Canada vous servira dans de tels cas, et nous vous recommandons donc de consigner autant que possible l’information ci-dessus par province et territoire.
Prochaines étapes
Maintenant que vous savez les circonstances et les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de fournir la preuve d’emploi de votre marque de commerce au Canada, voici quelques conseils pour commencer (ou bonifier) vos pratiques en matière de tenue de registres afin de vous assurer de toujours avoir cette preuve à portée de main :
- cerner les différentes marques de commerce que vous utilisez, y compris les variantes de ces marques;
- créer un fichier électronique pour chaque marque de commerce, dans lequel vous pouvez conserver de l’information sur la marque en soi (p. ex., la date à laquelle elle a été introduite pour la première fois dans chaque province ou territoire, les produits et/ou services pour lesquels elle est ou a été employée, ainsi que des preuves numériques et/ou physiques montrant comment la marque de commerce est ou a été employée);
- passer en revue votre emploi des marques, en prenant note des produits et/ou des services avec lesquels elles sont utilisées, de comment et où l’on voit les marques au moment du transfert de propriété ou de possession des produits, ou de comment et où l’on voit les marques dans le cadre de la prestation ou de la publicité des services, et en recueillir et conserver des preuves au fur et à mesure pour vos dossiers;
- examiner votre logiciel de comptabilité et de gestion d’inventaire afin d’établir si vous pouvez rechercher et suivre vos ventes par produit ou service, par marque associée et par région géographique;
- effectuer régulièrement des captures d’écran de votre site Web, de vos pages, publications et profils sur les médias sociaux, ainsi que de vos applications mobiles démontrant l’emploi de vos marques en ligne; et
- élaborer des politiques et des procédures pour vous assurer que vous continuez de garder autant que possible des traces du début et de la continuité de l’emploi de vos marques de façon régulière, par mois, par année et/ou par région géographique.
Pour de plus amples renseignements, ou si vous souhaitez obtenir notre aide pour développer et bonifier vos pratiques en matière de tenue de registres relatifs à votre marque de commerce, n’hésitez pas à communiquer avec nos professionnels des marques de commerce.