Pleins feux sur le secteur : une stratégie complète en matière de PI pour le lancement de biens de consommation sur le marché canadien

Lionel Fishman

Toute invention intégrée dans Andy pourrait être protégée au moyen d’un brevet. Par exemple, la composition particulière d’Andy ou la manière dont elle permet aux utilisateurs d’accéder à leurs données pourraient constituer des innovations nouvelles et non évidentes et chacune faire l’objet d’un brevet. 

Pour obtenir un brevet, il faut d’abord en faire la demande, et celle-ci doit contenir un mémoire descriptif détaillé et des dessins pour expliquer le fonctionnement de l’invention. Elle se termine par un jeu de revendications décrivant ce que le demandeur revendique comme étant son invention, et à l’égard de laquelle il souhaite obtenir l’exclusivité. La demande de brevet est ensuite examinée par le Bureau des brevets du Canada. S’il est accordé, le brevet confère le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser, de vendre et d’importer les inventions revendiquées dans le brevet. La durée d’un brevet est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, ce qui en fait un outil puissant pour dissuader la concurrence.

Mais le moment du dépôt est crucial. En effet, au Canada, un brevet est nul si l’invention revendiquée dans le brevet a déjà été divulguée par le demandeur, ou par une personne qui a eu connaissance de l’invention par le demandeur, plus d’un an avant le dépôt de la demande de brevet. Un brevet est également nul si l’invention revendiquée a déjà été divulguée avant le dépôt de la demande de brevet par une autre personne qui y est parvenue de manière indépendante. Dans la mesure du possible, il vaut donc mieux préparer et déposer une demande de brevet décrivant et revendiquant les innovations avant que celles-ci ne soient rendues publiques. 

Outre les inventions intégrées à Andy, nous pourrions également protéger l’apparence unique d’Andy en enregistrant un dessin industriel. L’enregistrement d’un dessin industriel protège toute nouvelle caractéristique visuelle en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. Par exemple, la forme de perluète d’Andy, quelle que soit sa couleur, pourrait être enregistrée. En déposant une demande d’enregistrement du dessin de la forme d’Andy en noir et blanc, nous pourrions donc protéger toutes les variantes de couleurs d’Andy, y compris le tartan en édition limitée. Encore une fois, le moment du dépôt est crucial. Il serait préférable de demander l’enregistrement du dessin d’Andy lorsque la conception 3D est finalisée ou presque finalisée, mais avant qu’elle ne soit divulguée. Cela dit, comme pour les brevets, le Canada autorise les demandeurs à déposer une demande d’enregistrement d’un dessin jusqu’à un an après que celui-ci ait été divulgué pour la première fois.

L’enregistrement d’un dessin industriel est valable pendant 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Il constitue donc un outil efficace pour empêcher des tiers de copier le dessin, en particulier les contrefacteurs qui pourraient chercher à fabriquer, à vendre ou à importer des imitations directes d’Andy.

Tamara Céline Winegust

Le droit relatif aux marques de commerce protège l’achalandage associé aux signes (ou aux combinaisons de signes) utilisés pour distinguer les produits et services d’un commerçant de ceux des autres commerçants. Les « signes » comprennent notamment les mots, les dessins et les formes tridimensionnelles. Une marque de commerce est « employée » en liaison avec un produit lorsque, au moment du transfert de celui-ci dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce est apposée sur le produit même, sur son emballage ou est liée au produit à tel point qu’avis de liaison est alors donné. Pour des services, l’« emploi » d’une marque de commerce est réputé lorsque celle-ci est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.  

En common law, les droits relatifs aux marques de commerce naissent dans la zone géographique où la marque est employée et où se trouve son achalandage. 

L’enregistrement au niveau fédéral peut également être demandé relativement aux produits et services pour lesquels la marque est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer. Une fois délivré, un tel enregistrement confère à son titulaire le droit exclusif d’employer la marque à l’échelle nationale pour les produits ou services enregistrés. Certains types de marques, comme les formes tridimensionnelles (comme ce pourrait être le cas avec Andy), sont considérés comme manquant du caractère distinctif inhérent aux termes de la Loi sur les marques de commerce, et des preuves de son « caractère distinctif acquis » au Canada à la date du dépôt – découlant généralement d’un emploi important de la marque – doivent être présentées pour que la demande puisse être traitée. De plus, si, en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, les caractéristiques de la marque résultent principalement d’une fonction utilitaire, la marque ne pourra être enregistrée. Les droits enregistrés peuvent être perpétuels et doivent être renouvelés chaque 10 ans. 

Dans notre mise en situation, il serait important de déterminer comment Andy sera « employée ». Si elle est vendue dans la pratique normale du commerce en tant que produit en soi, il sera alors possible de protéger Andy comme un produit, mais aussi comme un service. Toutefois, si Andy est utilisée comme « cadeau promotionnel » pour promouvoir des services, la protection ne pourra être accordée qu’en liaison avec les services. 

Si l’emploi d’Andy fait en sorte que sa forme tridimensionnelle crée de l’achalandage et acquière un caractère distinctif, cette forme tridimensionnelle peut être défendable et enregistrable en tant que marque de commerce en soi, à condition que les caractéristiques d’Andy ne résultent pas principalement d’une fonction utilitaire.

Au-delà de l’apparence physique d’Andy en soi, tout élément de l’image de marque apparaissant sur l’emballage d’Andy pourrait potentiellement générer de l’achalandage et faire l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement de marque de commerce. De même, si la forme du signe « & » qu’Andy représente a été utilisée pour reconnaître les produits et services de Smart & Biggar, ce dessin sous-jacent peut lui-même faire l’objet d’une protection en common law et être enregistré.

En ce qui concerne l’emballage, il faudra veiller au respect des lois fédérales et provinciales, y compris les exigences de la Charte de la langue française si le produit est destiné au Québec. 

Tamara Céline Winegust

Le droit d’auteur s’applique à toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale, et naît dès la création de l’œuvre. Le droit d’auteur confère à son titulaire le droit exclusif de produire ou de reproduire, de représenter et de publier cette œuvre sous une forme matérielle quelconque (y compris le droit d’autoriser d’autres personnes à poser ces actes). L’auteur de l’œuvre est, en général, le premier titulaire de celle-ci, et la propriété ne peut être cédée que par écrit. Les auteurs possèdent également des droits moraux sur leurs œuvres, notamment le droit à l’intégrité de l’œuvre et, compte tenu des usages raisonnables, le droit d’en revendiquer (ou non) la création, même sous pseudonyme. Ces droits moraux ne peuvent être cédés, mais il est possible d’y renoncer. Pour presque toutes les œuvres, la protection dure pendant toute la vie de l’auteur, à laquelle on ajoute 70 ans (avant le 30 décembre 2022, on ajoutait 50 ans).

Toutefois, pour les œuvres qui constituent un dessin appliqué à un objet utilitaire (ou les œuvres artistiques dont le dessin est tiré), lorsque l’objet est reproduit en plus de cinquante exemplaires dans le monde entier, la Loi sur le droit d’auteur prévoit des exceptions à l’application de ces droits dans certaines circonstances. Entre autres, ils ne s’appliquent pas lorsque l’œuvre est utilisée aux fins de marques de commerce, ou de leurs représentations, ou d’étiquettes, ou aux fins de représentations d’êtres réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à l’objet.

L’enregistrement du droit d’auteur à l’égard d’une œuvre n’est pas obligatoire, mais il crée une présomption (réfutable) de validité du droit d’auteur et de véracité de l’information enregistrée, y compris en ce qui concerne la création et la propriété.   

Le dessin sous-jacent d’Andy constituerait une « œuvre artistique originale ». Comme elle a été créée par un tiers, à moins que ce tiers ne soit décédé et que le délai requis depuis son décès (ce qui est possible) ne soit écoulé, il faudra s’assurer de mettre en place les cessions ou licences appropriées pour permettre la reproduction de ce dessin sous forme tridimensionnelle. Il sera également important de s’assurer que les licences appropriées sont en place pour faciliter l’utilisation des différents dessins qui seront appliqués à Andy. Dans la mesure où Andy est un « objet utilitaire », il existe un certain risque que le droit d’auteur à l’égard d’Andy en tant que tel ne puisse être mis en œuvre; toutefois, si la forme d’Andy peut être considérée comme une marque de commerce ou un « être réel ou imaginaire », cette exception ne s’appliquera possiblement pas.  

Joshua W. Spicer 

En règle générale, deux options permettent de mettre fin à la distribution de produits contrefaits. Premièrement, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur contiennent des dispositions relatives aux « demandes d’aide » qui pourraient aider à empêcher l’importation de produits Andy contrefaits au Canada. Deuxièmement, pour la commercialisation et la vente de produits Andy contrefaits au Canada, une lettre de mise en demeure est généralement envoyée dans un premier temps, suivie de procédures judiciaires si le problème n’est pas résolu.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu’une infraction importante est commise et que la preuve risque d’être détruite lors de la notification des procédures, il est possible d’obtenir une ordonnance « Anton Piller » pour permettre la saisie immédiate des produits Andy contrefaits. On peut également collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada pour mener des enquêtes criminelles dans le cas de contrefaçons à grande échelle.

Un titulaire de droits détenant une marque déposée ou un droit d’auteur, enregistré ou non, peut se prévaloir des dispositions relatives aux demandes d’aide en enregistrant ses droits auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC »). Les mesures de protection aux frontières par l’intermédiaire de l’ASFC ne sont pas offertes pour les droits relatifs aux marques de commerce non enregistrées, aux dessins industriels enregistrés et aux brevets. Une fois déposée, une demande d’aide reste en vigueur pendant une période de deux ans et peut être renouvelée par le titulaire des droits. 

Lorsque des produits soupçonnés d’être contrefaits sont retenus, l’ASFC fournit au titulaire des droits de l’information, telle que des photographies, afin de lui permettre d’évaluer si les marchandises sont contrefaites, et lui accorde un délai de trois jours pour signaler son intention de prendre des mesures. Si elle reçoit un tel signalement, l’ASFC fournira alors un avis officiel contenant plus de détails sur l’envoi retenu, y compris les renseignements sur l’importateur, et retiendra l’envoi pendant 10 jours. Si une procédure judiciaire est engagée avant la fin de la période de 10 jours et que l’ASFC en est informée, elle continue de retenir les marchandises jusqu’à ce que la procédure soit terminée, que le tribunal en décide autrement ou que le titulaire des droits consente à leur dédouanement. 

En cas de violation de l’un des droits de propriété intellectuelle relatifs à Andy décrits ci-dessus, y compris les brevets, les dessins industriels, les marques de commerce ou le droit d’auteur, ou en ce qui concerne des produits retenus par l’ASFC, le contrevenant recevra invariablement un avis sous forme de lettre de mise en demeure. Bien qu’elle ne soit soumise à aucune exigence formelle, la lettre de mise en demeure énonce généralement les droits de propriété intellectuelle pertinents et le titulaire de ces droits, décrit la violation présumée et se termine par une demande de cesser cette violation. Selon le contexte, on peut également y demander de l’information financière, une indemnisation monétaire et l’identité des fournisseurs. Si elles arrivent à s’entendre, les parties concluent généralement un accord de règlement formel.     

Toutefois, lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre, le titulaire des droits devra généralement décider s’il convient de porter l’affaire devant les tribunaux. Il s’agit d’une décision importante qui nécessite une évaluation des coûts et des chances de succès du litige par rapport à la valeur de ce qui pourrait être obtenu au terme des procédures. Il est également possible que le contrefacteur présente des moyens de défense valables en réponse à la lettre de mise en demeure, tels que des antériorités dont le titulaire des droits n’avait pas connaissance auparavant, ce qui pourrait dissuader ce dernier d’aller de l’avant avec des procédures judiciaires. D’autre part, les propriétaires de marques de commerce sont confrontés à une préoccupation supplémentaire, à savoir que la perpétuation de la contrefaçon pourrait nuire au caractère distinctif de leur marque, les obliger à surveiller le marché ou leur faire perdre des droits. 

La plupart des affaires visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle sont portées devant la Cour fédérale, qui dispose de connaissances spécialisées dans ce domaine du droit et dont les jugements sont exécutoires partout au Canada. Les procédures peuvent être engagées par voie d’action ou de demande. Une action est intentée au moyen d’une déclaration et implique la production de documents, des interrogatoires préalables oraux, et éventuellement des rapports d’experts ainsi qu’un procès avec des témoignages en direct. On compte environ deux ans avant de passer en cour, mais dans certaines circonstances, il est possible de recourir à un jugement sommaire ou à des procédures sommaires afin de réduire considérablement le temps et les frais nécessaires à l’obtention d’un jugement. Dans les affaires moins complexes, on peut procéder par voie de demande plutôt que par voie d’action. Dans le cas d’une demande, le titulaire des droits doit dès le début déposer toute sa preuve, il n’y a pas d’étape de communication de documents ni d’interrogatoires au préalable, et les témoins sont contre-interrogés hors cour sur leurs déclarations sous serment. Cette procédure peut être menée à bien en moins d’un an et nécessite beaucoup moins de ressources qu’une action. Dans les deux cas, les principales réparations que l’on peut obtenir sont les mêmes : injonction et remise ou destruction des produits contrefaits, dommages-intérêts ou reddition de compte des profits et des frais juridiques, selon la nature des droits de propriété intellectuelle qui ont été violés.     

Parnian Soltanipanah

Outre les moyens de protéger les différentes fonctionnalités d’Andy, l’utilisation de ses fonctionnalités interactives par les clients pour accéder à leur dossier chez Smart & Biggar entraîne des obligations potentielles pour l’entreprise en ce qui concerne les renseignements personnels qui peuvent être recueillis. Par exemple, des renseignements personnels tels que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse courriel ou l’adresse IP peuvent être recueillis afin d’authentifier les clients et de leur faciliter l’accès. 

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») au niveau fédéral, et les lois provinciales essentiellement équivalentes telles que la Personal Information Protection Act de l’Alberta, la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Québec, régissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par les entreprises dans le cadre de leurs activités commerciales. En fonction du lieu où les renseignements personnels sont recueillis, de l’emplacement de l’entité collectrice et du transfert des renseignements personnels à l’échelle nationale ou internationale (y compris aux fins de stockage), certaines des lois susmentionnées ou l’ensemble d’entre elles peuvent s’appliquer. 

Les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels s’inspirent généralement des 10 principes relatifs à l’équité dans le traitement de l’information énoncés dans la LPRPDE, qui imposent les obligations suivantes aux entreprises. Les entreprises doivent comprendre ces obligations et mettre en place des politiques et des procédures pour s’assurer qu’elles soient respectées :

1. Responsabilité : Une entreprise est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et doit nommer une personne responsable de la protection des renseignements personnels pour s’assurer que les présents principes sont respectés. 
2. Détermination des fins de la collecte des renseignements et norme de la décision raisonnable : Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées avant la collecte ou au moment de celle-ci et doivent être raisonnables dans les circonstances.
3. Consentement : L’entreprise doit obtenir le consentement valable de la personne avant toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui concernent cette dernière.
4. Limitation de la collecte : L’entreprise doit voir à ne recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.
5. Limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation : Une entreprise ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’aux fins pour lesquelles ils ont été initialement recueillis, sauf si la personne concernée y consent autrement. De plus, les renseignements personnels ne doivent être conservés que pendant la durée nécessaire à la réalisation de ces fins.
6. Exactitude : Les renseignements personnels doivent être exacts, complets et à jour.
7. Mesures de sécurité : L’entreprise doit protéger les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité correspondant au degré de sensibilité des renseignements. Ces mesures peuvent notamment être d’ordre administratif, technique et physique.
8. Transparence : L’entreprise doit faire preuve de transparence quant à ses politiques et pratiques relatives à sa gestion des renseignements personnels. Elle le fait généralement au moyen d’une politique relative à la protection des renseignements personnels.
9. Accès aux renseignements personnels : Toute personne qui en fait la demande doit être informée de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et de leur communication à des tiers, et pouvoir les consulter et y apporter des corrections.
10. Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes : Toute personne doit être en mesure de porter plainte à l’égard du non-respect des principes énoncés ci-dessus par l’entreprise concernée, en s’adressant généralement à la personne responsable de la protection des renseignements personnels.