Étendre la protection de sa marque de façon globale : pourquoi les titulaires canadiens de marques de commerce devraient considérer l’enregistrement international

Jusqu'au 17 juin 2019, la plupart des titulaires canadiens de marques de commerce bénéficiaient d’options limitées pour protéger leur marque à l’international. Ils étaient obligés de déposer des demandes distinctes dans chaque pays d’intérêt, sauf dans les quelques régions où une demande régionale est disponible (comme pour l'Union européenne).

Cette approche décentralisée signifie que la protection des marques à l’international est une entreprise coûteuse et parfois difficile pour les titulaires canadiens. Le dépôt d'une demande directement dans une juridiction étrangère nécessite généralement les services d'un conseiller local en marques de commerce et présente souvent des obstacles techniques frustrants, comme la nécessité de traduire les demandes, d’obtenir des pouvoirs et de satisfaire certaines formalités, telles que la notarisation et la légalisation de documents.

Approche traditionnelle pour déposer des demandes de marques à l’international

Une autre option s'offre désormais aux titulaires canadiens qui souhaitent étendre et protéger leurs marques à l’extérieur du Canada : l'enregistrement international.

Le 17 juin 2019, le Canada a adhéré au système d’enregistrement international, également connu sous le nom du « Protocole de Madrid » (selon le traité applicable). Ce système, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), permet aux titulaires de marques de déposer une seule demande et de payer une seule série de taxes pour demander la protection d'une marque dans les 108 pays et régions membres (représentant 124 pays au total). Ce système permet également une gestion centralisée du portefeuille de marques au niveau de la mise à jour des changements corporatifs et du renouvellement des enregistrements, par le biais d’un portail centralisé.

Procédure d'enregistrement international pour le dépôt de marques

Comment ça fonctionne?

L’OMPI examine la demande internationale pour s’assurer de sa conformité aux formalités et, si elle est en règle, émet l’enregistrement international et le transmet aux bureaux de marques de commerce des pays et régions désignés. Chaque bureau de marques de commerce examine la demande et décide d'accorder ou non la protection dans sa juridiction, selon la loi applicable. L'enregistrement international représente un ensemble de droits accordés dans chaque pays ou région désignés.

Avantages et risques

Déposer une demande d’enregistrement international permet d’éviter d’avoir recours aux services de conseillers locaux qui effectuent les dépôts dans leur pays ou région respective et élimine l’exigence de traductions, pouvoirs et autres formalités. Dans l'ensemble, l’enregistrement international présente une alternative attrayante au dépôt direct dans des juridictions étrangères et peut faire économiser temps, efforts et sommes considérables aux titulaires de marques.

Toutefois, l'enregistrement international présente certaines limites juridiques et certains inconvénients financiers qui font qu'il ne convient pas dans toutes les circonstances ou pour toutes les marques. Par exemple:

• Les taxes que l'OMPI perçoit pour le traitement d’une demande d’enregistrement international ne sont pas négligeables de sorte qu’une telle demande ne sera justifiée sur le plan financier que lorsqu’au moins 3 pays ou régions membres seront désignés pour étendre la protection.
• L’enregistrement international est dépendant du sort des droits canadiens sur lequel il est fondé et ce, pendant 5 ans. Ceci implique que si la demande canadienne est rejetée ou l’enregistrement canadien radié, ou que l’un ou l’autre est limité dans sa portée, l’enregistrement international et les droits dans toutes les juridictions désignées subiront le même sort. Par exemple, si un aspect de la demande canadienne est contesté par l'Office canadien des marques de commerce (durant examen) ou par un tiers (dans le cadre d'une opposition), la demande de marque pourrait être rejetée en tout ou en partie, menaçant ainsi l’enregistrement international. Si un titulaire canadien s'inquiète de savoir si sa marque sera enregistrée avec succès au Canada, l'enregistrement international pourrait s'avérer particulièrement risquée.
• Les droits canadiens, l'enregistrement international et les droits dans les pays ou régions membres désignés appartiendront tous à la même personne. D’autre part, la cession de droits découlant d'un enregistrement international ne peut être faite qu'au bénéfice d’une personne qui est basée dans un pays faisant partie du système d'enregistrement international. En conséquence, l’enregistrement international offre une flexibilité limitée dans la diversification et la gestion du portefeuille par zones géographiques ou entre filiales dans différents pays.
• Le dépôt d'une demande internationale n'élimine pas la nécessité d’effectuer des recherches visant à évaluer la disponibilité d’une marque dans tous les pays ou régions concernés. Il n'y a pas de substitut à un conseiller local pour identifier les marques potentiellement problématiques, fournir des conseils sur l’enregistrabilité de la marque, et déposer une demande d’enregistrement de manière à éviter des problèmes potentiels.

Ces risques peuvent être atténués par une planification minutieuse et les conseils d’un conseiller juridique possédant l’expérience requise en matière de protection de marque de commerce à l’international et qui comprend bien les besoins et objectifs commerciaux du titulaire canadien dans les différents pays et régions d’intérêt.

Conclusions

Dans l'ensemble, l’enregistrement international représente une évolution positive pour les titulaires de marques canadiens ayant des besoins de marques à l’international et peut parfois offrir une meilleure alternative à l'approche traditionnelle consistant à déposer directement dans chaque pays ou région étrangère (en particulier si les droits canadiens sont déjà enregistrés).

Toutefois, l’enregistrement international n’est pas adapté à toutes les situations. Une attention particulière est requise dans le développement d’une stratégie de dépôts visant à optimiser le budget et diminuer les risques, en tenant compte des circonstances spécifiques du titulaire de la marque. Les titulaires de marques devraient donc consulter un conseiller juridique canadien qui peut développer une approche sur mesure pour étendre l’emploi et la protection d’une marque à l’international.