Le présent article met en lumière les aspects importants de la pratique dans le domaine des marques de commerce au Canada ainsi que les avantages d’être propriétaire d’une marque de commerce canadienne déposée.
Les considérations préalables et postérieures au dépôt
Fondement du dépôt et exigences relatives à l’emploi
Au Canada, le requérant n’a pas à préciser de fondement du dépôt dans sa demande et, sauf pour certaines marques « non traditionnelles », n’a pas à démontrer l’emploi de la marque au Canada (par exemple, en déposant une déclaration d’emploi) pour obtenir son enregistrement. Pour certaines marques « non traditionnelles », comme la forme tridimensionnelle d’un produit ou son mode d’emballage, les requérants doivent établir le caractère distinctif acquis au moyen de l’emploi de la marque comme condition préalable à l’enregistrement. Une fois enregistrée, la marque n’est soumise à aucune exigence d’emploi au Canada pour le maintien ou le renouvellement de l’enregistrement, sauf en cas de procédure d’annulation pour non-emploi.
L’absence d’exigence d’emploi ainsi que la participation du Canada au Protocole de Madrid ont donné lieu à une hausse du nombre de demandes déposées au Canada ou désignant le Canada et à une hausse correspondante du nombre de procédures d’oppositions et d’annulation pour non-emploi. Le grand volume d’entrées dans le registre des marques de commerce témoigne de l’importance d’effectuer des recherches de disponibilité de la marque avant de produire une demande au Canada.
Consentement et désistements
La Direction des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (la « Direction des marques de commerce ») fait preuve de beaucoup de scepticisme en ce qui concerne les accords de consentement et juge généralement ceux-ci insuffisants pour contrer les objections liées à la confusion. De même, on ne peut s’appuyer sur les désistements pour réfuter les objections que pourrait soulever la Direction des marques de commerce à cet égard. Bien qu’il demeure possible d’inclure volontairement un désistement à l’égard d’une part ou de l’ensemble d’une marque de commerce, la Direction des marques de commerce a cessé depuis plusieurs années d’exiger de tels désistements dans certaines circonstances.
Examen
Les examinateurs de marques de commerce ne sont pas des avocats et ne disposent pas de formation juridique. Ils soulèvent fréquemment des objections de fond et des objections techniques. Les objections relatives au caractère descriptif et distinctif sont de plus en plus fréquentes, de même que celles relatives à la confusion. Il faut également s’attendre à des objections techniques mineures si les produits et services sont décrits en des termes qui ne figurent pas dans le Manuel des produits et des services de l’OPIC.
Les marques officielles
Les marques officielles sont des marques adoptées et employées au Canada par des « autorités publiques », et elles font l’objet d’une protection prévue à l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce. Au Canada, les marques officielles bénéficient d’une protection beaucoup plus vaste que les marques ordinaires. En effet, ces marques ne sont pas soumises à un examen, sauf pour confirmer que leur propriétaire est une autorité publique qui l’a effectivement adoptée et employée au Canada. Une fois publiée, une marque officielle empêche l’adoption (c’est-à-dire l’emploi et l’enregistrement) par un tiers d’une marque identique ou très semblable. De plus, les marques officielles n’ont pas à être renouvelées. Si une marque officielle est invoquée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada, le requérant peut soit déposer des arguments écrits pour réfuter l’objection, soit déposer le consentement écrit de l’autorité publique visée à l’emploi et à l’enregistrement de la marque. De nombreuses autorités publiques sont coopératives; toutefois, certaines d’entre elles exigent une contribution financière ou des frais symboliques en échange de leur consentement, ce qui peut engendrer des coûts et des délais supplémentaires pour l’enregistrement. Pour plus d’information sur les marques officielles, veuillez consulter notre article sur les marques officielles au Canada.
Les avantages d’être propriétaire d’une marque de commerce déposée au Canada
Demande d’aide auprès de l’ASFC
Les propriétaires de marques de commerce peuvent tirer parti du Programme des droits de propriété intellectuelle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui vise à lutter contre la contrefaçon. Une fois enregistrée, une marque de commerce peut être déclarée auprès de l’ASFC au moyen d’une « Demande d’aide ». L’ASFC surveillera les envois commerciaux importés, exportés et en transit afin de déceler des produits présumés contrefaits, puis si elle découvre un produit contrefait portant une marque de commerce, elle en avisera le propriétaire de cette marque. Le propriétaire de la marque de commerce pourra alors intenter des poursuites judiciaires contre l’importateur et l’exportateur.
Nom de domaine « .ca »
Les entités qui souhaitent obtenir un nom de domaine « .ca » doivent satisfaire aux exigences en matière de présence au Canada de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA). Si le propriétaire d’une marque n’est pas constitué en société au Canada, il peut néanmoins satisfaire à ces exigences s’il possède l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada. Le propriétaire de la marque peut alors enregistrer un nom de domaine « .ca » qui correspond à sa marque de commerce déposée ou comprenant celle-ci. L’acquisition d’un nom de domaine « .ca » constitue un volet important d’une stratégie de propriété intellectuelle solide au Canada et devrait être envisagée dès le début du processus d’élaboration de la marque.
Les lois relatives à la langue française
L’étiquetage des produits, l’affichage public et la publicité au Québec sont soumis à des exigences linguistiques particulières aux termes de la Charte de la langue française. En règle générale, toute inscription sur un produit, dans l’affichage public ou dans une publicité commerciale doit être en français. L’une des exceptions à cette règle vise les « marques de commerce reconnues ». Ces marques peuvent être présentées exclusivement dans une autre langue que le français, à condition qu’aucune version en français de la marque de commerce n’ait été enregistrée au Canada. Pour plus d’information sur les exigences du Québec en ce qui concerne la langue française, veuillez consulter notre article intitulé « Les exigences en matière de langue française au Québec pour le commerce et les affaires : réforme de la Charte de la langue française ».
Les avantages de l’enregistrement
Bien que l’obtention de la protection d’une marque de commerce au Canada puisse s’avérer complexe, la Loi sur les marques de commerce confère aux propriétaires de marques de commerce déposées des droits exclusifs partout au Canada, un droit qui peut s’avérer utile tant en demande qu’en défense. En effet, d’une part, il est généralement plus simple (et moins coûteux) de faire valoir une contrefaçon à l’égard d’une marque de commerce (fondée sur les droits découlant de l’enregistrement) que de faire valoir de la commercialisation trompeuse (fondée sur l’achalandage local et les dommages-intérêts). D’autre part, l’enregistrement d’une marque de commerce offre également à son propriétaire une défense complète contre les allégations de contrefaçon et de commercialisation trompeuse.
Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit réglementaire de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.