Cabinet en propriété intellectuelle au Canada

Perspectives en PI

Les éléments facultatifs et illustratifs dans les revendications de brevets au Canada

Rédigé par David Schwartz

Depuis l’entrée en vigueur de la taxe relative aux revendications en 2022, les demandeurs doivent limiter le nombre de revendications dans leurs demandes de brevet au Canada afin d’éviter de devoir payer des frais au gouvernement. Bien que l’annulation de revendications (en particulier les revendications dépendantes) constitue l’approche la plus simple, de nombreux demandeurs préfèrent condenser leurs jeux de revendications, en incorporant des éléments de plusieurs revendications dans une seule d’entre elles et en décrivant des éléments de la revendication comme étant illustratifs ou facultatifs. Le présent article explore les conséquences juridiques et pratiques de ces modifications.

Table des matières

1. Résumé

2. Taxe pour les revendications excédentaires

3. Exemple de jeu de revendications

4. Caractéristiques illustratives et facultatives : une distinction importante

5. Le terme « facultativement » peut être employé dans la formulation d'une revendication essentielle!

6. La position de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

7. En pratique ailleurs dans le monde

8. Les demandeurs de brevets au Canada devraient-ils utiliser des formulations illustratives ou facultatives dans leurs revendications?

9. Conclusion

 


1. Résumé

Voici un résumé des principaux points et recommandations abordés plus en détail dans le présent article :

  1. Afin d’éviter la taxe pour les revendications excédentaires qui doit être payée dans le cadre d’une requête d’examen, les demandeurs déposent désormais systématiquement un jeu de revendications réduit ou condensé avec leur requête d’examen et la taxe qui s’y rattache. Bien que les demandeurs puissent simplement annuler certaines de leurs revendications, une pratique courante consiste plutôt à intégrer les caractéristiques de ces revendications dans d’autres revendications, en précisant qu’elles sont illustratives ou facultatives, ce qui réduit le nombre total de revendications.
  2. Les aspects illustratifs (c’est-à-dire donnés en guise d’exemples) d’une revendication, qui sont des exemples particuliers de cas appartenant à un genre précédemment mentionné, se distinguent des éléments « facultatifs » d’une revendication, qui peuvent être présents ou totalement absents. 
  3. Contrairement aux aspects illustratifs d’une revendication, l’emploi du terme « facultativement » est essentiel dans certains cas pour définir correctement la portée des revendications d’un brevet. C’est souvent le cas pour les revendications dans des brevets chimiques ainsi que les revendications à portée fermée 
  4. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) estime que le libellé des revendications illustratives peut être visé par des objections, et les examinateurs de brevets s’opposent régulièrement à ce type de libellé dans le cadre de la poursuite d’une demande. L’OPIC n’offre pas de directives particulières concernant le libellé des revendications facultatives. Toutefois, la question juridique fondamentale consiste à savoir si les revendications sont suffisamment claires pour permettre aux autres de comprendre ce qui constituerait une contrefaçon. 
  5. La politique officielle de l’Office européen des brevets (OEB) consiste à traiter les caractéristiques illustratives et facultatives comme étant non limitatives et donc à s’y opposer que lorsqu’une revendication est intrinsèquement incohérente (p. ex., lorsqu’une caractéristique illustrative ne fait en réalité pas partie du genre revendiqué).
  6. L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) donne des directives plus détaillées, tant pour les caractéristiques illustratives que pour les caractéristiques facultatives. À l’instar de l’OPIC, l’USPTO indique que le libellé d’une revendication illustrative pourrait rendre celle-ci imprécise. Cependant, la plupart des exemples de libellé imprécis donnés par l’USPTO ne concernent pas un simple lien de genre/d’espèce, et le libellé pourrait être imprécis pour d’autres raisons. L’USPTO fournit également des exemples particuliers de libellé jugé clair et précis pour une revendication facultative.
  7. Une revendication dans un brevet canadien ne peut être imprécise : elle doit informer le public de ce qui constitue ou non une contrefaçon du brevet. De plus, une revendication dans un brevet ne peut avoir qu’une seule interprétation, qui s’applique à la fois à sa validité et à sa contrefaçon. Par conséquent, le titulaire du brevet pourrait n’avoir d’autre choix que d’admettre que les caractéristiques illustratives ou facultatives ne sont pas limitatives, ce qui suggère qu’elles ont une valeur limitée en l’absence de circonstances particulières (p. ex., certains éléments des revendications de brevets chimiques ou de revendications à portée fermée).
  8. L’OPIC s’oppose régulièrement aux caractéristiques illustratives ou facultatives dans le cadre de la poursuite d’une demande. Le demandeur pourrait éventuellement surmonter ces objections en faisant valoir que ces caractéristiques ne sont manifestement pas limitatives, ce qui pourrait prolonger la procédure, nécessiter une requête pour la poursuite de l’examen et engendrer des frais.
  9. Si la revendication contient des caractéristiques illustratives ou facultatives, une partie défenderesse dans le cadre d’un litige pourrait faire valoir que ces caractéristiques rendent la revendication imprécise. Le titulaire du brevet devrait alors vraisemblablement faire valoir que ces caractéristiques ne sont clairement pas limitatives, remettant ainsi en question leur valeur initiale.
  10. Plutôt que d’avoir recours à un libellé illustratif ou facultatif dans les revendications, ce type de caractéristiques peut être inséré dans des revendications distinctes (généralement dépendantes), dans lesquelles elles ont un poids brevetable. La validité de chaque revendication d’un brevet canadien est évaluée séparément, et un brevet contenant à la fois des revendications valides et invalides est considéré comme s’il ne contenait que les revendications valides. De plus, l’ajout de caractéristiques à des revendications dépendantes peut contribuer à ce que les revendications dont dépendent ces dernières soient interprétées comme englobant au moins l’objet des revendications dépendantes.
  11. Dans le cadre d’une requête d’examen pour une demande de brevet canadien, les demandeurs doivent déterminer s’ils souhaitent inclure des éléments illustratifs ou facultatifs dans leurs revendications, omettre complètement ces éléments, les rendre essentiels ou payer la taxe pour les revendications excédentaires et conserver des revendications distinctes décrivant ces caractéristiques s’ils les considèrent comme suffisamment importantes. 

2. Taxe pour les revendications excédentaires

Aucune taxe pour revendications n’est payable au moment du dépôt d’une demande de brevet canadien ou d’une demande d’entrée en phase nationale canadienne en vertu du PCT.

Une telle taxe devient plutôt exigible au moment où l’examen est demandé1. Cette demande doit être présentée dans les quatre ans suivant la date de dépôt (du PCT) au Canada ou dans les trois mois suivant la date de présentation d’une demande divisionnaire, si cette date survient plus de quatre ans à compter de la date de dépôt réelle de la demande divisionnaire.

Une taxe officielle de 114,84 $ CA (barème des taxes de l’OPIC pour 2025) est exigible pour chaque revendication au-delà de la vingtième en instance dans la demande au moment de la requête d’examen. Aucune taxe n’est applicable aux revendications indépendantes excédentaires ou pour les revendications dépendantes multiples. De plus, les revendications dépendantes multiples peuvent dépendre d’autres revendications dépendantes multiples.

Une taxe pour les revendications excédentaires est payable avec la taxe de délivrance en fonction du nombre maximal de revendications au-delà de la vingtième en instance dans la demande à tout moment après la requête d’examen et pour lesquelles une taxe pour les revendications excédentaires n’a pas été payée au moment de cette requête.

Il est donc courant de déposer une modification, en incorporant des caractéristiques illustratives ou facultatives aux revendications afin d’en réduire le nombre, avec la requête d’examen.

3. Exemple de jeu de revendications

1 à 19. (non présentées)

20. Un processus comprenant les étapes suivantes : 

a) combiner les composés X et Y pour créer un mélange;

b) ajouter 0,5 à 1,0 % en poids d’un diluant de formule ROH au mélange, en fonction du poids total du mélange, dans laquelle R est un groupe benzyle ou un groupe alkyle en C1 à C6 facultativement substitué;

c) chauffer le mélange à une température qui se situe entre 70 et 90 °C; 

d) presser au moins une partie du mélange pour former un comprimé.

21. Le processus selon la revendication no 20, en ajoutant l’étape suivante :

e) appliquer un revêtement au comprimé.

22. Le processus selon la revendication no 20 ou 21, dans lequel l’étape c) comprend le chauffage du mélange à une température qui se situe entre 80 et 85 °C.

23. Le processus selon l’une quelconque des revendications no 20 à 22, dans lequel le diluant comprend un ou plusieurs des composés suivants : le méthanol, l’éthanol et le propan-1-ol. 

24. Le processus selon la revendication no 21, dans lequel le revêtement est un revêtement gastro-résistant.

Pour éviter la taxe pour les revendications excédentaires à l’égard des quatre revendications au-delà de la vingtième, l’objet des revendications no 21 à 24 peut être condensé dans la vingtième revendication au moyen de caractéristiques facultatives ou illustratives :

20. Un processus comprenant les étapes suivantes :

a) combiner les composés X et Y pour créer un mélange;

b) ajouter 0,5 à 1,0 % en poids d’un diluant de formule ROH au mélange, en fonction du poids total du mélange, dans laquelle R est un groupe benzyle ou un groupe alkyle en C1 à C6 facultativement substitué, par exemple, le méthanol, l’éthanol et/ou le propan-1-ol;

c) chauffer le mélange à une température qui se situe entre 70 et 90 °C, de préférence entre 80 et 85 °C; 

d) presser au moins une partie du mélange pour former un comprimé; 

facultativement, une étape supplémentaire e) appliquer un revêtement, tel qu’un revêtement gastro-résistant, au comprimé.

4. Caractéristiques illustratives et facultatives : une distinction importante

Dans la terminologie des revendications de brevet, le terme « illustratif » signifie « à titre d’exemple » plutôt que « recommandé » ou « méritant d’être imité ». Dans les revendications ci-dessus, les expressions « par exemple », « de préférence » et « tel que » sont utilisées comme terminologie de revendication illustrative, et fournissent des exemples illustratifs particuliers de l’élément de revendication qui les précède. L’élément de revendication plus général constitue une caractéristique essentielle de la revendication (par exemple, l’ajout d’un diluant), tandis que le libellé illustratif de la revendication (le diluant comprenant le méthanol, l’éthanol ou le propan-1-ol) décrit simplement des exemples de diluants appropriés compris dans le terme plus général.

En revanche, le terme « facultativement » peut introduire une toute nouvelle caractéristique, plutôt que de fournir des exemples d’un élément essentiel de la revendication. Dans le jeu de revendications ci-dessus, l’étape e) consistant à appliquer un revêtement sur le comprimé faisait à l’origine l’objet d’une revendication dépendante, puis a été condensée dans la revendication indépendante, le terme « facultativement » précisant que l’étape de revêtement du comprimé peut être présente ou non. Comme pour les modes de réalisation illustratifs décrits ci-dessus, l’étape (facultative) pourrait être entièrement supprimée de la revendication indépendante, et la revendication comprenant l’expression transitoire à portée ouverte « comprenant » pourrait toujours être contrefaite par un procédé comprenant l’étape de revêtement.

5. Le terme « facultativement » peut être employé dans la formulation d’une revendication essentielle!

Dans certains contextes, la distinction entre une formulation illustrative et une formulation facultative peut s’avérer cruciale. Bien qu’on puisse probablement supprimer le libellé illustratif sans que la portée d’une revendication s’en trouve modifiée, dans certains cas, la suppression du terme « facultativement » peut modifier considérablement le sens d’une revendication.

Revendications dans un brevet chimique 

Le passage « un groupe benzyle ou un groupe alkyle en C1 à C6 facultativement substitué » dans le jeu de revendications ci-dessus en est un exemple. En effet, les demandes de brevet portent généralement sur des groupes chimiques comprenant des chaînes carbonées dans lesquelles un atome d’hydrogène est remplacé (« substitué ») par un autre atome ou groupe. Parfois, de telles substitutions sont permises, mais dans d’autres cas, le titulaire du brevet peut souhaiter les exclure. Habituellement, les revendications l’indiquent clairement et le titulaire du brevet peut utiliser une expression telle que « un groupe benzyle ou un groupe alkyle en C1 à C6 facultativement substitué » pour préciser que tant les groupes alkyles substitués que non substitués sont visés. La suppression du terme « facultativement » exclurait les groupes alkyles non substitués, et la suppression de « facultativement substitué » pourrait laisser planer un doute quant à la possibilité de substitutions. Dans ce contexte, « facultativement substitué » englobe sans ambiguïté les deux options et pourrait également être rendu par la formulation suivante : « groupe alkyle en C1 à C6 substitué ou non substitué ». 

L’une des raisons pour lesquelles le terme « facultatif » est si important dans la rédaction de brevets chimiques concerne l’utilisation de « comprend » ou de « comprenant », qui sont généralement considérés comme des expressions à portée ouverte qui signifient « y compris au moins ». La revendication originale no 20 ci-dessus, composée de l’expression transitoire «comprenant », serait généralement comprise comme étant ouverte à l’ajout d’étapes supplémentaires, de sorte qu’une contrefaçon ne serait pas évitée en suivant l’étape supplémentaire e) consistant à appliquer un revêtement sur le comprimé, mentionnée pour la première fois dans une revendication dépendante. Par opposition, dans l’élément de revendication « un diluant de formule ROH (…), dans laquelle R est un groupe benzyle ou un groupe alkyle en C1 à C6 facultativement substitué », le terme « est » exclut les autres options pour R. Il s’agit d’une convention importante dans les revendications de brevets chimiques, car la formulation « … dans laquelle R comprend un groupe benzyle ou un groupe alkyle en C1 à C6 facultativement substitué » serait dénuée de sens, l’expression à portée ouverte « comprend » laissant R essentiellement illimité et imprécis.

Closed-ended claims

Lorsqu’une revendication ne permet pas l’ajout d’éléments supplémentaires, généralement par l’emploi de l’expression transitoire « composé(e) de », l’emploi de « facultativement » pourrait s’avérer crucial. Ce n’est généralement le cas que si la revendication doit se distinguer de l’art antérieur en raison de l’absence de caractéristique d’art antérieur. Si un élément ou une étape supplémentaire en particulier doit figurer dans la revendication, il faut probablement l’introduire dans un premier temps comme étant « facultatif ». Dans l’exemple précédent, si le préambule de la revendication était libellé comme suit : « Procédé composé des étapes suivantes… », il faudrait alors ajouter l’étape e) consistant au revêtement du comprimé comme étape facultative dans la revendication indépendante afin de s’assurer qu’elle ne soit pas exclue.

6. La position de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) de l’OPIC énumère certaines expressions considérées comme des « imprécisions », notamment : « tel que », « ou semblable », « par exemple » et « de préférence ». Le RPBB indique que si l’une de ces expressions est employée dans une revendication, « il est fort possible » que la revendication ne satisfasse pas aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets ou de l’article 60 des Règles sur les brevets2. Or, en pratique, l’OPIC soulève presque invariablement une objection à l’emploi de ces expressions.

Il convient de noter que l’utilisation du terme « facultativement » n’est pas spécifiquement abordée dans le RPBB, mais qu’elle suscite très souvent des objections.

L’objection habituellement soulevée est que le libellé des revendications illustratives ou possiblement facultatives n’est pas clair, ce qui contrevient au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, qui prévoit que « Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. » Les tribunaux canadiens ont interprété le respect du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets comme exigeant que les revendications soient suffisamment claires pour permettre aux autres de comprendre ce qui constituerait une contrefaçon3.

Un rejet typique soulevé dans le cadre de la poursuite d’une demande se lit comme suit :

Les revendications [....] sont imprécises et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. L’emploi de l’expression subjective « de préférence » semble donner aux réalisations de l’invention une portée à la fois large et étroite, ce qui entraîne un manque de clarté quant à la portée prévue de ces revendications.

Ce rejet se divise en deux aspects. D’abord, l’expression « de préférence » est considérée comme subjective, car la « préférence » peut être une question d’opinion. Cet aspect du rejet pourrait toutefois être évité en utilisant plutôt les expressions « par exemple » ou « tel que ». Le deuxième aspect du rejet est plus fondamental : l’expression « de préférence » limite-t-elle la portée de la revendication?

Alors que de nombreuses objections soulevées au titre du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets portent sur des expressions dans des revendications qui, même si elles sont génériques ou générales, ne sont pas équivoques, et constituent donc davantage des objections à l’égard de la portée d’une revendication plutôt qu’à l’égard de sa clarté, l’objection à l’égard du libellé illustratif d’une revendication touche un aspect plus fondamental de la question, c’est-à dire qu’est-ce qui constitue ou ne constitue pas une contrefaçon?

7. En pratique ailleurs dans le monde

L’Office européen des brevets (OEB)

L’OEB traite seulement les différents types d’expression évoqués précédemment à la rubrique « Caractéristiques facultatives » des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, dont le contenu est le suivant :

Les caractéristiques facultatives, c’est-à-dire les caractéristiques précédées d’expressions telles que « de préférence », « par exemple », « tels que » ou « en particulier », sont admises si elles n’introduisent pas d’ambiguïté. Dans ce cas, elles doivent être considérées comme entièrement facultatives.

Ces expressions introduisent une ambiguïté et rendent la portée de la revendication obscure si elles ne restreignent pas l’objet de la revendication.

Par exemple, la formulation « méthode de fabrication d’une pierre artificielle, telle qu’une brique d’argile » ne satisfait pas aux exigences de l’art. 84, puisqu’une brique d’argile ne sera jamais une pierre artificielle. La nature du produit fabriqué par la méthode revendiquée (pierre artificielle ou brique d’argile) n’est donc pas clairement définie.

De la même manière, la formulation « la solution est chauffée à une température qui se situe entre 65 et 85 °C, en particulier à 90 °C » ne satisfait pas aux exigences de l’art. 84, puisque la température indiquée après l’expression « en particulier » contredit la fourchette qui la précède4.

Il semblerait donc que l’OEB ne tient simplement pas compte de ces caractéristiques, les considérant comme non limitatives et donc sans intérêt aux fins de l’examen, et qu’il ne soulève d’objection à leur égard que si ces caractéristiques sont absurdes en ce qu’elles ne constituent pas des exemples appropriés d’espèces appartenant au genre qu’elles sont censées illustrer. 

Le United States Patent and Trademark Office (USPTO)

La position de l’USPTO dans son manuel de procédure d’examen des brevets (Manual of Patent Examining Procedure ou MPEP) semble moins catégorique que celle adoptée par l’OEB :

La description d’exemples ou de préférences est correctement présentée dans le mémoire descriptif plutôt que dans les revendications. S’ils sont présentés dans les revendications, les exemples et les préférences peuvent prêter à confusion quant à la portée prévue d’une revendication. En cas d’ambiguïté à savoir si la fourchette plus étroite revendiquée constitue une limitation, un rejet au titre de l’article 35 U.S.C. 112(b) ou du deuxième paragraphe de l’article 35 U.S.C. 112 avant l’AIA est de mise. L’examinateur doit analyser si les limites de la revendication sont clairement énoncées. Il convient de noter que la simple utilisation des expressions « tel que » ou « par exemple » dans une revendication ne rend pas en soi la revendication imprécise.

Voici des exemples de formulations de revendications qui ont été jugées imprécises parce que la portée visée de la revendication n’était pas claire :

(A) « R est un halogène, par exemple, le chlore; »

(B) « un matériau tel que la laine de roche ou l’amiante » Ex parte Hall, 83 USPQ 38 (Bd. App. 1949);

(C) « des hydrocarbures plus légers, tels que, par exemple, les vapeurs ou les gaz produits » Ex parte Hasche, 86 USPQ 481 (Bd. App. 1949);

(D) « des conditions normales de fonctionnement, telles que dans le conteneur d’un doseur » Ex parte Steigerwald, 131 USPQ 74 (Bd. App. 1961);

(E) « du coke, de la brique ou un matériau semblable ». Ex parte Caldwell, 1906 C.D. 58 (Comm’r Pat. 1906).

Les exemples ci-dessus de formulations de revendications jugées imprécises sont propres à un contexte particulier et ne doivent pas être appliqués comme des règles en soi. Se reporter au MPEP § 2173.02 pour obtenir des directives sur les contextes justifiant un rejet au titre de l’article 35 U.S.C. 112(b) ou du deuxième paragraphe de l’article 35 U.S.C. 112 avant l’AIA.5

Tout en précisant d’emblée que l’utilisation d’expressions illustratives comme « tel que » et « par exemple » ne rend pas en soi une revendication imprécise, le MPEP cite ensuite des cas dans lesquels une telle formulation a effectivement été jugée imprécise, concluant qu’il n’existe pas de règle absolue et que chaque cas doit être examiné en fonction des faits en cause. En ne présumant pas qu’une formulation illustrative dans une revendication est toujours non limitative, mais qu’elle peut donner lieu à de l’imprécision, la position adoptée dans le MPEP est similaire à celle présentée dans le RPBB au Canada.

Or, sans entrer dans les détails de chaque cas, seul l’exemple (A) donné dans le MPEP semble être un exemple de formulation de revendication purement illustrative qui pourrait avoir une signification sans ambiguïté. Le chlore est un halogène, une classe de composés connue, plus large et précise, qui comprend le chlore en tant qu’espèce. Que le chlore soit mentionné ou non, le lecteur versé dans l’art comprend la signification du terme « halogène ». Le chlore est un exemple de la classe connue des halogènes, au même titre que « K » est l’une des 26 lettres de l’alphabet ou que « 19 » est un exemple de nombre premier. Malheureusement, le MPEP n’explique pas pourquoi l’exemple (A) est imprécis et ne cite pas non plus d’affaire à cet égard.

En revanche, chacun des exemples restants (B) à (E) du MPEP ne définit pas aussi clairement la classe générale plus large. Par exemple, dans l’exemple (B), la « laine de roche » et l’« amiante » sont certes des « matériaux », mais quelles sont les limites de la classe plus large des matériaux? Les matériaux à l’épreuve du feu? Les matériaux isolants? De même, dans l’exemple (E), quelles sont les propriétés communes du « coke » et de la « brique » qui définissent la portée des « autres matériaux semblables »? Le coke étant un combustible et les briques étant inertes et à l’épreuve du feu, il est difficile de voir quelles sont les propriétés communes à ces matériaux.

Le MPEP traite séparément le terme optionally (« facultativement ») dans un passage sur les limitations aux revendications contenant des variantes (« “alternative” claim limitations »), en citant des cas dans lesquels « optionally » a été jugé acceptable :

Une autre formulation qui nécessite une certaine analyse avant de conclure si le libellé est imprécis ou non porte sur l’emploi de « facultativement ». Dans l’affaire Ex parte Cordova, 10 USPQ2d 1949 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989), la formulation « comprenant A, B et facultativement C » a été considérée comme une formulation acceptable, car il n’y avait aucune ambiguïté quant aux variantes couvertes par la revendication. Une conclusion similaire a été tirée concernant le terme « facultativement » dans l’affaire Ex parte Wu, 10 USPQ2d 2031 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989). Si la liste des variantes possibles peut varier et qu’une ambiguïté survient, il est alors approprié de rejeter la demande en s’appuyant sur l’article 35 U.S.C. 112(b) et d’expliquer pourquoi il y a confusion6.

8. Les demandeurs de brevets au Canada devraient-ils utiliser des formulations illustratives ou facultatives dans leurs revendications?

Quelle est l’intention du demandeur avec ces formulations illustratives ou facultatives? 

Pour déterminer si les demandeurs devraient inclure des revendications illustratives ou facultatives, la première question à se poser est la suivante : quel est l’objectif du demandeur? Il est certain que l’intention du demandeur est que les caractéristiques illustratives ou facultatives ne soient pas essentielles ou limitatives. Sinon, pour reprendre l’exemple précédent, une revendication clairement restrictive serait rédigée comme suit :

20. Un processus comprenant les étapes suivantes : 

a) combiner les composés X et Y pour créer un mélange;

b) ajouter 0,5 à 1,0 % en poids d’un diluant de formule ROH au mélange, en fonction du poids total du mélange, d’un diluant comprenant un ou plusieurs des composés suivants : le méthanol, l’éthanol et/ou le propan-1-ol;

c) chauffer le mélange à une température qui se situe entre 80 et 85 °C; 

d) presser au moins une partie du mélange pour former un comprimé.

e) appliquer un revêtement gastro-résistant au comprimé.

En effet, le demandeur ne peut tout avoir avec une revendication qui appellerait à la fois à une interprétation large et à une interprétation restrictive, car cela violerait le principe fondamental selon lequel les revendications doivent informer le public de ce qui constitue ou non une contrefaçon du brevet. 

De plus, « … [l] » interprétation d’un brevet s’applique à la fois à la contrefaçon et à la validité.7 » Si le titulaire du brevet estime que la revendication no 20 (lorsqu’elle contient des caractéristiques illustratives) énonçant à l’étape c) de « chauffer le mélange à une température qui se situe entre 70 et 90 °C, de préférence entre 80 et 85 °C » est nouvelle par rapport à l’art antérieur consistant à chauffer le mélange à 75 °C (c’est-à-dire que la plage préférée plus étroite est une limitation de la revendication), alors la revendication ne peut pas être simultanément contrefaite par un concurrent qui met en œuvre le procédé dans lequel le mélange est plutôt chauffé à 75 °C (c’est-à-dire que la plage préférée plus étroite ne constitue pas une limitation de la revendication). Une question d’interprétation plus difficile se pose lorsque l’art antérieur enseigne le chauffage à 75 °C et que le contrefacteur présumé met en œuvre l’étape de chauffage à 80 °C. Le titulaire du brevet peut-il s’appuyer sur la plage préférée plus étroite pour préserver la validité de la revendication et faire valoir la contrefaçon? La situation serait beaucoup plus claire (à l’avantage du titulaire du brevet) si la plage plus étroite était énoncée dans une revendication dépendante distincte.

En pratique devant l’OPIC

Si un examinateur soulevait une objection pour manque de clarté concernant des éléments facultatifs illustratifs de la revendication (comme c’est souvent le cas), le demandeur pourrait : 1) contester le rejet; 2) rendre essentiel le libellé illustratif de la revendication; 3) supprimer le libellé illustratif de la revendication; ou 4) déplacer l’élément illustratif dans une nouvelle revendication dépendante. 

En supposant que le demandeur admette que la revendication ne peut être à la fois large et restrictive, et que les caractéristiques illustratives de la revendication ne sont pas limitatives, seule l’option 4) confère au demandeur l’avantage d’une revendication dans laquelle les caractéristiques illustratives ont un poids brevetable sans restreindre la portée de la revendication, mais au prix de frais supplémentaires à payer avec la taxe de délivrance. Dans l’ensemble, l’inclusion de caractéristiques illustratives ou facultatives lors du dépôt d’un jeu de revendications condensées au moment de demander l’examen ne fait que reporter la décision plus difficile de déterminer si ces caractéristiques sont suffisamment importantes pour justifier l’ajout de revendications et la taxe pour les revendications excédentaires.

En outre, les caractéristiques susceptibles de susciter des objections de la part de l’OPIC dans des revendications pourraient prolonger la procédure et entraîner des frais supplémentaires. Une requête pour la poursuite de l’examen doit être présentée et une taxe officielle correspondante8 doit être acquittée pour que le demandeur puisse répondre au troisième rapport de l’examinateur.

Validité des revendications accordées comportant des caractéristiques illustratives ou facultatives

Si l’examinateur ne s’oppose pas aux caractéristiques illustratives ou facultatives des revendications, ou si des objections sont soulevées, mais résolues, et que les revendications sont acceptées avec ces caractéristiques, les revendications seraient-elles valides? La partie défenderesse dans une action en contrefaçon pourrait faire valoir qu’il n’est pas clair que les caractéristiques illustratives ou facultatives constituent effectivement des limitations, de sorte que la portée des revendications ne peut être déterminée, et que celles-ci ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Étant donné que la conformité au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications informent le public de ce qui constitue une contrefaçon, et compte tenu du principe selon lequel il n’existe qu’une seule interprétation des revendications pour leur contrefaçon et leur validité, il semble que le titulaire du brevet n’ait d’autre choix que de faire valoir que les caractéristiques illustratives ou facultatives des revendications ne sont que cela, c’est-à-dire clairement non limitatives. 

Les caractéristiques illustratives ou facultatives des revendications présentent-elles des avantages?

En supposant que le titulaire du brevet « ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre » et s’appuyer à la fois sur une interprétation large et restrictive des revendications, les limitations illustratives ou facultatives des revendications semblent présenter peu d’avantages, sauf dans les circonstances particulières (par exemple, la rédaction de brevets chimiques et les revendications à portée fermée) décrites ci-dessus.

Si l’OPIC (et éventuellement un tribunal dans le cadre d’un litige ultérieur) convient que les caractéristiques illustratives ou facultatives sont tout simplement cela, et qu’elles ne sont pas limitatives, elles comportent alors un objet qui peut plutôt être décrit dans le mémoire descriptif. En utilisant l’exemple présenté précédemment, le mémoire descriptif pourrait décrire (et décrirait sans aucun doute) le méthanol, l’éthanol et/ou le propan-1-ol comme des diluants appropriés. En effet, comme indiqué précédemment, la position de l’USPTO telle qu’énoncée dans le MPEP est que la description des exemples ou des préférences doit être correctement présentée dans le mémoire descriptif (la « description » selon la terminologie canadienne) plutôt que dans les revendications. Ainsi, même si l’inclusion d’exemples dans les revendications permet de clarifier que la terminologie générique des revendications doit au moins inclure ces exemples, le mémoire descriptif l’indique déjà.

En revanche, l’inclusion de revendications dépendantes supplémentaires présente des avantages évidents, bien sûr au prix de la taxe pour les revendications excédentaires. 

Premièrement, l’article 58 de la Loi sur les brevets prévoit qu’un brevet peut contenir à la fois des revendications valides et invalides, et que dans toute procédure concernant le brevet, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides9. Ainsi, une revendication indépendante pourrait être jugée trop large et invalide, mais une revendication dépendante plus restrictive pourrait être jugée à la fois valide et contrefaite.   

Deuxièmement, même si cela ne ressortait pas déjà clairement de la description, l’inclusion de caractéristiques dans des revendications dépendantes vient préciser qu’une caractéristique définie de manière large dans une revendication indépendante comprend au moins les exemples plus spécifiques cités dans la revendication dépendante. Voir par exemple l’affaire Halford c. Seed Hawk Inc. : « … [l]'interprétation d’une revendication indépendante ne doit pas être en contradiction avec les revendications qui en dépendent10.»

Troisièmement, le principe de différenciation des revendications suggère que l’inclusion d’un mode de réalisation sélectionné dans une revendication dépendante vient préciser qu’une caractéristique définie de manière large dans une revendication indépendante comprend plus que le mode de réalisation sélectionné.

Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la Loi sur les brevets a récemment été modifiée afin de prévoir que les communications écrites entre le demandeur et l’OPIC pendant le traitement d’une demande de brevet peuvent être admises en preuve dans le cadre d’un litige relatif au brevet afin de réfuter toute déclaration faite par le titulaire du brevet concernant l’interprétation des revendications11. Cette modification pourrait-elle avoir une incidence sur l’annulation/la condensation de revendications afin d’éviter la taxe pour les revendications excédentaires?

Il ne semble pas raisonnable de conclure qu’un titulaire de brevet a renoncé à la portée de l’objet de son brevet en annulant simplement des revendications dépendantes dans le but d’éviter la taxe pour les revendications excédentaires. Comme indiqué précédemment, les revendications indépendantes sont interprétées de façon cohérente avec les revendications dépendantes (c’est-à-dire en englobant leur objet), et elles n’ont été ni annulées ni modifiées. De plus, le mémoire descriptif continuera de décrire les caractéristiques facultatives des revendications dépendantes comme faisant partie intégrante de l’objet de l’invention. La conséquence majeure de telles modifications est sans aucun doute la perte de la protection plus ciblée et plus précise offerte par les revendications dépendantes annulées. En tout état de cause, si cette question s’avérait une source de préoccupation, il vaudrait vraisemblablement mieux retirer l’intégralité des revendications dépendantes dès le départ, plutôt que d’intégrer leurs caractéristiques comme éléments illustratifs ou facultatifs dans les revendications indépendantes pour ensuite les supprimer suite à une objection pour manque de clarté présumé dans le cadre de la poursuite. De plus, afin d’atténuer le risque de préclusion (ou estoppel) fondée sur les notes apposées aux dossiers lorsque des revendications sont supprimées pour réduire la taxe relative aux revendications excédentaires, il peut être judicieux d’ajouter une explication indiquant que les réclamations ont uniquement été supprimées pour cette raison.

9. Conclusion

Dans de nombreux cas, l’ajout d’éléments illustratifs ou facultatifs dans les revendications d’un brevet pour réduire le nombre de revendications afin d’éviter la taxe qui s’y rapporte présente peu d’avantages. À moins que ces éléments ne soient interprétés comme étant non limitatifs, ils risquent d’être ambigus et imprécis. De plus, s’ils ne sont pas limitatifs, ils n’apportent probablement aucun avantage supplémentaire par rapport à la description des modes de réalisation illustratifs ou facultatifs dans le mémoire descriptif. L’ajout d’éléments illustratifs ou facultatifs aux revendications prend du temps, exige des efforts, complexifie les revendications et peut entraîner des frais supplémentaires et des retards en cas d’objections de l’examinateur dans le cadre de la poursuite de l’examen. Le recours à des éléments illustratifs ou facultatifs ne saurait se substituer à une évaluation préalable rigoureuse des éléments de revendication suffisamment importants pour justifier leur inclusion dans une revendication distincte, même au prix d’une taxe pour les revendications excédentaires.

Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit réglementaire de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.

References

  1. La taxe relative aux revendications n’est payable que pour les demandes de brevet canadien à l’égard desquelles un examen est demandé à compter du 3 octobre 2022, soit la date d’entrée en vigueur des règles relatives à cette taxe.
  2. Article 16.03.02 du RPBB (Ambiguïté dans les revendications). Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit : « Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif »; il constitue généralement le fondement d’une objection à l’égard du libellé d’une revendication facultative ou illustrative. L’article 60 des Règles sur les brevets stipule ce qui suit : « Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci. »; il est rarement invoqué comme fondement d’une objection à l’égard d’un tel libellé de revendication.
  3. « L’objet d’une invention est défini dans les revendications, conformément au par. 27(4). Les revendications définissent la portée du monopole conféré par le brevet et permettent aux autres de “connaître avec une certaine exactitude les frontières du privilège exclusif sur lesquelles ils ne peuvent pas empiéter tant que l’octroi est valide” … » AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36, par. [40]. « Les revendications d’un brevet sont souvent comparées à des “clôtures” et à des “frontières” qui délimiteraient clairement les “champs” faisant l’objet du monopole. » Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, par. [14].
  4. Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, édition d’avril 2025, Partie F, Chapitre IV, Article 4.9 - Caractéristiques facultatives.
  5. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 9e édition, révision 01.2024, §2173.05(d) - Exemplary Claim Language
  6. MPEP §2173.05(h) Alternative Limitations, II. « OPTIONALLY ». Dans l’affaire Ex parte Cordova, la Commission d’appel et des interférences en matière de brevets (Board of Patent Appeals and Interferences ou BPAI) a statué qu’une revendication portant sur « une fibre revêtue d’une composition résultant de la réaction d’au moins un glycol aliphatique contenant de 2 à 12 atomes de carbone avec une combinaison d’acides carboxyliques aromatiques di- ou trifonctionnels et, facultativement, d’un acide carboxylique aliphatique insaturé… » [notre traduction] devait être interprétée comme englobant un mélange réactionnel qui comprend un acide carboxylique aliphatique insaturé et un mélange réactionnel qui ne comprend pas d’acide carboxylique aliphatique insaturé. Dans l’affaire Ex parte Wu, la BPAI a jugé que la portée d’une revendication portant sur « un procédé de réduction de la vitesse de corrosion d’une surface métallique par contact de cette surface avec une composition composée d’une résine époxy, d’un sulfonate de pétrole et d’un diluant hydrocarboné comprenant facultativement une polyamine » [notre traduction] était claire, et que la composition visée par la revendication pouvait être constituée des trois premiers composants cités ou inclure une polyamine comme quatrième composant.
  7. Pharmascience Inc. c. Janssen Inc., 2023 CAF 11, par [15], citant Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, par. [43] et [49(b)] et Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, par. [19].
  8. 1 158,84 $ CA en 2025.
  9. Article 58 de la Loi sur les brevets : « Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides. » « Une revendication excessive peut être déclarée invalide; cependant, sous l’effet de l’art. 58 de la Loi sur les brevets, il peut être donné effet aux revendications valides restantes. » AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36, par. [46].
  10. Halford c. Seed Hawk Inc., 2004 CF 88, par. [91], infirmé en partie pour d’autres motifs dans la cause 2006 CAF 275 et cité fréquemment pour ce point. Voir également le paragraphe 63(1) des Règles sur les brevets : « … la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée “revendication dépendante” au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées. »(Notre soulignement).
  11. Le paragraphe 53.1(1) de la Loi sur les brevets est entré en vigueur le 13 décembre 2018 et prévoit ce qui suit :

    12. (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

    (a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

    (b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.