Avertissement aux déposants. Pourquoi une licence de dépôt à l'étranger peut être requise avant de déposer votre brevet

Les autorisations de dépôt à l’étranger constituent une exigence courante, mais souvent négligée qui peut causer bien des soucis aux demandeurs de brevets. En effet, en l’absence de l’autorisation requise, ces derniers s’exposent à des conséquences pouvant aller de sanctions pécuniaires à, dans certains territoires, une responsabilité pénale et une peine d’emprisonnement.

Qu’est-ce qu’une autorisation de dépôt à l’étranger?

Une autorisation de dépôt à l’étranger (foreign filing license ou « FFL » en anglais) est une autorisation accordée par un gouvernement, généralement par un bureau national des brevets, qui permet de déposer une demande de brevet dans des pays étrangers pour des inventions qui sont réalisées soit :

1. dans le pays qui accorde l’autorisation;
2. par des résidents du pays qui accorde l’autorisation; ou
3. par des ressortissants du pays qui accorde l’autorisation.

Dans la plupart des territoires, les exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger peuvent être satisfaites de l’une des trois manières suivantes : en déposant une première demande dans le pays en question, en soumettant une demande officielle d’autorisation explicite de dépôt à l’étranger et en obtenant cette autorisation auprès de l’autorité nationale, ou en attendant l’expiration d’un délai prescrit pendant lequel aucune ordonnance de secret n’est rendue, après quoi le dépôt à l’étranger est autorisé.

Les régimes qui gouvernent les autorisations de dépôt à l’étranger sont souvent perçus à tort comme disposant de particularités procédurales propres à chaque pays, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Cependant, la plupart des systèmes à cet effet à l’échelle mondiale reposent sur un petit ensemble de facteurs juridiques récurrents. Lorsque plusieurs inventeurs ont travaillé à une même invention au-delà des frontières, ces facteurs interagissent donc de manière complexe et parfois inattendue.

Par exemple, bien que le Canada n’impose pas d’exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger aux entités privées, les demandeurs canadiens doivent néanmoins évaluer si des co-inventeurs, des collaborateurs ou d’autres liens à l’étranger sont susceptibles de leur imposer des obligations hors du pays. Par conséquent, les facteurs en cause dans ce type d’autorisation doivent être pris en compte dès le départ, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie relative à la propriété intellectuelle.

Le présent article porte sur les quatre principaux critères que la plupart des territoires utilisent pour déterminer si une autorisation de dépôt à l’étranger est requise, à savoir :

1. Le lieu de l’invention
2. Le lieu de résidence des inventeurs
3. La nationalité des inventeurs
4. L’objet de l’invention

Il est essentiel de bien comprendre ces facteurs ainsi que leur mode d’application dans les différents territoires afin d’assurer le respect des exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger.

1. Le lieu de l’invention

Les exigences de plusieurs territoires quant au dépôt à l’étranger reposent sur le lieu physique où l’activité d’invention s’est déroulée, plutôt que sur le lieu où le demandeur est constitué en société ou sur celui où le brevet est finalement déposé.

Parmi les principaux pays où le lieu de l’invention constitue un critère déterminant pour l’application des exigences relatives aux autorisations de dépôt à l’étranger, on compte notamment la Chine, l’Espagne, le Japon, la Norvège, la Suède et les États-Unis¹. 

Par exemple, si une entreprise canadienne collabore avec son centre de recherche et de développement établi en Chine, mais conçoit principalement son invention au Canada, il est possible que celle-ci ne soit pas visée par le régime chinois d’autorisation de dépôt à l’étranger. À l’inverse, si des aspects substantiels du concept inventif ont été conçus en Chine, une autorisation de dépôt de la Chine pourrait être requise.

Lorsqu’on s’intéresse au lieu de l’invention, il convient de garder en tête que si des inventeurs de différents pays y ont contribué, le respect des exigences de tous les régimes en question pourrait s’avérer nécessaire.

Par exemple, si un ressortissant canadien, un ressortissant chinois et un ressortissant américain participent à une réunion Teams depuis leur pays respectif et inventent quelque chose ensemble, les exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger des États-Unis et de la Chine devraient être respectées. 

Il est toutefois important de noter que le respect de tous les régimes juridiques potentiellement applicables peut s’avérer complexe en pratique, notamment en cas de conflit. En effet, de telles situations nécessitent une évaluation minutieuse des conséquences d’un non-respect dans chaque territoire en cause, et les parties devraient obtenir des conseils auprès de leurs conseillers juridiques en présence d’enjeux transfrontaliers.

2. Le lieu de résidence des inventeurs

De nombreux régimes qui encadrent les autorisations de dépôt à l’étranger sont fondés non pas sur le lieu où l’invention est réalisée, mais sur celui où l’inventeur réside ou travaille habituellement au moment où l’invention est réalisée. Cela revêt une importance particulière à l’ère du télétravail, où le lieu de résidence peut changer fréquemment et de façon informelle. Les missions professionnelles temporaires, les visas d’étudiant et les régimes de travail à distance peuvent donc involontairement entraîner des exigences sur le plan des autorisations de dépôt à l’étranger, parfois même à l’insu du demandeur.

Voici une liste non exhaustive de pays où le lieu de résidence est un critère déterminant : la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, Israël, l’Inde, l’Italie, la Corée du Sud, la Malaisie, la Norvège, la Suède, Singapour, la Turquie et le Vietnam¹.

Ainsi, par exemple, si l’équipe d’ingénieurs d’une entreprise en démarrage canadienne compte un inventeur qui travaille à distance depuis l’Inde, la résidence de cet inventeur à elle seule peut rendre nécessaire l’obtention d’une autorisation de dépôt à l’étranger par l’Inde avant que la demande de brevet puisse être déposée à l’étranger, même si tous les autres inventeurs sont établis au Canada.

3. La nationalité des inventeurs

Les critères liés à la nationalité sont moins courants, mais restent importants, en particulier dans les territoires où les préoccupations liées à la sécurité nationale ou à la confidentialité sont considérables. Contrairement aux règles fondées sur le lieu de résidence, celles fondées sur la nationalité peuvent s’appliquer sans égard au lieu de réalisation de l’invention.

Entre autres, la Belgique, la Grèce, Israël, le Monténégro et la Pologne¹ figurent parmi les pays où la nationalité peut être prise en compte.

Les critères fondés sur la nationalité peuvent coexister avec des critères fondés sur le lieu de l’invention ou le lieu de résidence, ce qui entraîne alors des obligations cumulatives.

4. L’objet de l’invention

Certains pays imposent des exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger uniquement pour des catégories particulières de technologies, telles que la sécurité nationale, et les combinent à l’une des exigences susmentionnées.

Au Royaume-Uni, par exemple, une autorisation de dépôt à l’étranger est requise si une demande de brevet contient des renseignements i) qui se rapportent à une technologie militaire; ou ii) dont la publication pourrait porter atteinte à la sécurité nationale; ou iii) dont la publication pourrait porter atteinte à la sécurité publique².

Dans certains territoires, les technologies susceptibles d’être prises en compte au titre de la sécurité nationale ne se limitent pas aux inventions de nature explicitement militaire. En effet, les gouvernements reconnaissent de plus en plus que de nombreuses technologies modernes ont un potentiel de double usage, ce qui signifie qu’elles peuvent servir tant à des applications civiles qu’à des applications de défense. Ces régimes sont généralement liés à la défense nationale, à la cryptographie, aux télécommunications, à l’intelligence artificielle ou à d’autres technologies de ce genre. Les entreprises doivent donc garder en tête que, selon la nature de leur technologie, même des innovations apparemment commerciales peuvent être considérées comme relevant de classifications de double usage.

Par exemple, un algorithme de navigation pour drone civil pourrait n’être soumis à aucune formalité particulière dans un territoire, mais s’il est classé comme technologie à double usage au Royaume-Uni, une autorisation de dépôt à l’étranger pourrait s’avérer nécessaire.

Parmi les principaux pays qui accordent une importance particulière à l’objet de l’invention, on compte la Belgique, le Royaume-Uni, le Japon, la Norvège, la Roumanie et la Turquie¹.

Conclusion

Les régimes d’autorisation de dépôt à l’étranger imposent aux demandeurs de brevet des obligations supplémentaires susceptibles de limiter ou de retarder leurs dépôts. La nécessité d’obtenir une telle autorisation est souvent attribuable à l’interaction entre plusieurs facteurs comme le lieu de l’invention, le lieu de résidence, la nationalité et l’objet de l’invention. Pour les entreprises ayant une présence multinationale ou des équipes de recherche et de développement dispersées, ces facteurs s’additionnent, et le respect des exigences applicables doit être envisagé dès les premières étapes de la conception de l’invention, et non au moment du dépôt.

Bien que l’on puisse remédier à certaines violations des exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger au moyen de nouveaux dépôts corrigés ou d’autorisations accordées a posteriori, ce n’est pas toujours possible. En effet, dans certaines circonstances, le non-respect des exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger peut entraîner la nullité du brevet, voire engager la responsabilité personnelle des inventeurs et des hauts dirigeants de l’entreprise.

Lorsque vous travaillez avec des équipes comptant des membres dans différents pays ou concevez une technologie susceptible d’avoir des incidences transfrontalières, le fait d’évaluer dès le départ votre stratégie et les exigences en matière de dépôt à l’étranger qui vous sont applicables pourrait vous éviter des retards ou des sanctions potentiellement considérables.

Pour toute question ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe des brevets.

Avis de non-responsabilité :

Le présent article est publié uniquement à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Les exigences en matière d’autorisation de dépôt à l’étranger varient considérablement d’un territoire à l’autre et en fonction des faits, et sont susceptibles d’évoluer, notamment lorsque des questions relatives à la qualité d'inventeur, à la résidence, à la nationalité ou à un objet sensible sont en jeu. L’analyse applicable à une invention donnée peut varier considérablement en fonction du contenu technique de celle-ci et des circonstances de sa conception. Le présent article ne saurait se substituer à des conseils professionnels, et les lecteurs devraient consulter leurs propres conseillers juridiques en matière de brevets locaux ou qualifiés afin d’évaluer les obligations relatives au dépôt à l’étranger qui leur incombent ainsi que les exigences de conformité applicables à leur situation particulière.

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